Zwei Großunternehmen aus dem Mittleren Osten, die unter anderem Shopping-Malls betreiben, stritten gleich zwei mal um die Domain mallofoman.com. Die Beschwerdeführerin scheiterte beide Male, die jeweiligen Panel nahmen jeweils den kürzesten Weg zu ihrer Entscheidung.
Streitbeilegungsverfahren vor der WIPO
Die Majid Al Futtaim Properties LLC mit Sitz in Dubai sieht ihre Markenrechte durch die Inhaberin der Domain mallofoman.com verletzt, weshalb sie 2018 ein UDRP-Verfahren vor der WIPO startete. Seinerzeit trug sie unter anderem vor, sie betreibe Shopping-Malls und Vergnügungsstätten im Mittleren Osten und anderswo. 2003 habe sie die Domain malloftheemirates.com registriert, und seit 2005 betreibe sie eine gleichnamige Shopping-Mall in Dubai. Der Gegner, Raja Abdulkader, Teil der EMKE Group aus Abu Dhabi, habe am 29. Januar 2007 die Domain mallofoman.com registriert, nur wenige Tage, bevor man selbst die Marke »MALL OF OMAN« am 10. Februar 2007 beantragt habe. Der Domain-Inhaber habe wohl im Vorfeld von der Markenanmeldung gehört und deshalb die Domain registriert, die er seitdem nie genutzt habe. Man habe in der Folge weitere Markenrechte wie »MALL OF EGYPT« und »MALL OF ALGERIA« registriert und betreibe auch eine entsprechende »Mall of Egypt«. Zudem beabsichtigte man 2020 die »Mall of Oman« zu eröffnen, deren Domain der Gegner unberechtigterweise besitze, bösgläubig registriert habe und passiv halte, was eine bösgläubige Nutzung darstelle. Die Beschwerdeführerin beantragte die Übertragung der Domain mall ofoman.com auf sich. Die bereits 1966 gegründete Gegnerin, die der LuLu Group angehört, hielt entgegen, man selbst habe Interesse unter anderem an Hypermärkten und Shopping-Malls. Man arbeite selbst mit dem Konzept „Mall of“ und sei zum Beispiel Inhaberin der Marke »Mall of Umm Al Quwain«. Die Beschwerdeführerin habe man zum Zeitpunkt der Domain-Registrierung nicht gekannt. Dass die Beschwerdeführerin ihre Marke »MALL OF OMAN« zwölf Tage, nachdem man die Domain mallofoman.com registriert habe, beantragt hat, spreche dafür, dass sie damit auf die Domain-Registrierung reagierte. Die Beschwerdeführerin ging mit einer weiteren Eingabe auf von der Gegnerin eingereichte Dokumente ein und erklärte deren Wertlosigkeit. Als Entscheider wurde der britische Rechtsanwalt Steven A. Maier eingesetzt.
Maier wies die Beschwerde zurück, wobei er sich auf die Frage der Bösgläubigkeit fokussierte (WIPO Case No. D2018-1670). Er bestätigte die Marke »MALL OF OMAN« der Beschwerdeführerin, übersprang die Frage nach Rechten oder berechtigten Interessen der Gegnerin an der Domain mallofoman.com und kümmerte sich dann um die Frage der Bösgläubigkeit. Hier machte er kurz deutlich, dass die Marke der Beschwerdeführerin zwölf Tage nach Registrierung der Domain mallofoman.com beantragt wurde, was eher dafür spreche, dass sie sie beantragt habe, nachdem sie auf die Domain aufmerksam wurde, als umgekehrt. Davon abgesehen ergäbe sich kein Markenrecht aus dem beschreibenden »Mall of«-Schema der Beschwerdeführerin. Folglich spreche nichts für die Bösgläubigkeit der Gegnerin. Damit wies Maier am 18. September 2018 die Beschwerde zurück.
Streitbeilegungsverfahren vor der NAF
Auf Dauer gab sich die Beschwerdeführerin damit nicht zufrieden und startete Anfang Juni 2021 ein neues Verfahren, diesmal vor dem National Arbitration Forum (NAF). Gegnerin war diesmal die LuLu Group als Unternehmensmutter. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass es sich bei dem vorliegenden Verfahren um eine ordnungsgemäß neu eingereichte Beschwerde handelt, und zwar aus folgenden Gründen: Die Domain mallofoman.com leitet nun auf die Website der Gegnerin; es läge nun ein zuvor nicht zugänglich gewesenes Anweisungsschreiben an ihren Agenten hinsichtlich der Markenregistrierung vor; man habe jetzt eine erfolgreiche UDRP-Entscheidung hinsichtlich der Domain mallofsaudi.com erstritten; ein von der Gegnerin im ersten Verfahren vorgelegtes, irreführendes Schreiben habe den Entscheider damals fehlgeleitet; und das frühere Verfahren als solches sei vom damaligen Entscheider nicht ordentlich bearbeitet worden. Die Gegnerin verwies in zwei eMails lediglich auf die frühere WIPO-Entscheidung, ließ sich aber in dem NAF-Verfahren sonst nicht ein. Als Entscheidungsgremium wurden Domain-Anwalt Douglas M. Isenberg als Vorsitzender sowie der britische Rechtsanwalt Adam Taylor und die ungarische Rechtsanwältin Dr. Katalin Szamosi als Beisitzer bestellt.
Das Dreier-Panel wies auch dieses Mal, gestützt allein auf den Vortrag der Beschwerdeführerin, die Beschwerde zurück (NAF Claim Number: FA2106001949322). Man nahm die Sache ausnahmsweise als neu eingereichte Beschwerde an (WIPO Overview 3.0, Nr. 4.18), wies sie aber gleichzeitig ab, da keiner der aufgeführten neuen Umstände diese stütze. Es bleibe dabei, die Domain mallofoman.com sei zwölf Tage vor der Anmeldung der Marke »WALL OF OMAN« registriert worden. Mit der neuen Beschwerde zeige die Beschwerdeführerin lediglich, wie die vor 14 Jahren registrierte Domain jetzt genutzt werde. Das ändere jedoch nichts an den Gründen, warum das WIPO-Verfahren abgewiesen wurde. Damit könne der neue Umstand keine Grundlage für ein weiteres Verfahren sein. Gleiches gelte auch für das Anweisungsschreiben, das ja zum Zeitpunkt des ersten Verfahrens bereits vorhanden, wenn auch für die Beschwerdeführerin zu dem Zeitpunkt nicht greifbar war. Sie hätte damals mit dem Verfahren warten können, bis das Schreiben wieder in ihren Händen lag. Das Gremium ging auch auf die weiteren, von der Beschwerdeführerin vorgebrachten »neuen« Umstände ein, widerlegte sie aber jeweils und kam zuletzt zu dem Schluss, dass die Beschwerdeführerin keine wesentlichen neuen Aspekte vorgetragen habe, die eine erneute Prüfung des Streits um die Domain mallofoman.com rechtfertigen. Das Panel ergänzte, man sei sich darüber im Klaren, dass die Möglichkeiten der UDRP eingeschränkt seien und verwies auf die frühere Entscheidung, bei der Steven A. Maier für Markenrechtsstreitigkeiten auf die ordentlichen Gerichte verwiesen hatte. Aus all diesen Gründen wies das Dreier-Panel des NAF die abermalige Beschwerde der Majid Al Futtaim Properties LLC zurück und erklärte, die Domain mallofoman.com verbleibe beim Gegner des Verfahrens.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.