Hugo Boss ist in einem UDRP-Streit um die mexikanische Domain hugo.mx gescheitert, weil der Domain-Inhaber die Domain nie wirklich nutzte und Hugo ein gängiger Vorname nicht nur im Mexikanischen ist.
Der Bekleidungshersteller Hugo Boss sieht sich durch die Registrierung der mexikanische Domain hugo.mx in ihren Markenrechten für HUGO BOSS und HUGO verletzt, die unter anderem auch seit 1992 und 1998 in Mexico registriert sind. Inhaber der am 27.04.2013 registrierten Domain ist Jesus Navarro Saracibar mit – laut Whois – Sitz in Baltimore, Maryland (USA). Er ist zugleich Inhaber von mehr als 10.000 Domains allein unter .mx. Die Domain hugo.mx ist seit Registrierung inaktiv, es findet sich lediglich ein Eintrag, demnach die Domain »disponible/available« ist. Saracibar hält entgegen, Hugo ist einer der meisten Namen in Mexiko: zwischen 140.000 bis 175.000 Personen tragen diesen Namen. So sei etwa der Fußballer Hugo Sanchez eine populäre Person mit diesem Namen. Darüber hinaus gibt es dutzende generische Domains unter Länderendungen, die den Begriff »Hugo« enthalten und frei registrierbar sind, wie etwa hugo.com.pa, oder zu günstigen Preisen auf dem Sekundärmarkt angeboten werden. »Hugo« ist zudem ein allgemeiner Name der zu keinerlei Verwirrung mit der Marke HUGO führt; vielmehr ist es das Unternehmen Hugo Boss, dass verwirrt, da es mal die Marke BOSS, dann HUGO BOSS und schließlich HUGO nutzt, um den eigenen Brand zu bezeichnen. Unter anderem leitet beispielsweise die Domain hugo.com einfach auf hugoboss.com weiter, als hätte die Domain hugo.com selbst keine Bedeutung für die Antragstellerin. Weiter verweist Saracibar auf WIPO-Entscheidungen, die deutlich machen, dass Domains aus allgemeinen Begriffen nicht exklusiv von Markeninhabern vereinnahmt werden dürfen. Er selber habe mehr als 200 Namen unter .mx registriert, wie etwa antonio.mx, belinda.mx und gabriela.mx.
Panelist Reynaldo Urtiaga Escobar schaute sich die Sache an und kam zu dem Ergebnis, dass der Transfer-Antrag von Hugo Boss abzuweisen sei (WIPO Case-No.: DMX2015-0001). Domain und Name sind, abgesehen von der Domain-Endung .mx, identisch. Was das legitime Interesse oder etwa Rechte an der Domain hugo.mx seitens des Domain-Inhabers betrifft, so meint die Antragstellerin, sie habe dem Domain-Inhaber nicht erlaubt, deren Marke zu nutzen. Der hält entgegen, bei Hugo handele es sich um einen allgemeinen Namen. Reynaldo Urtiaga Escobar ist der Ansicht, die Marke HUGO hat nicht den gleichen Stellenwert und Bekanntheitsgrad wie HUGO BOSS. Auch wenn die Antragstellerin meint, HUGO habe als Marke eine gewisse – sekundäre – Unterscheidungskraft erlangt, so ist dies kein stichhaltiges Argument. Der angebliche Ruf der Marke HUGO führt nicht zwingend zu einer Unterscheidungskraft. Vielmehr kann die kommerzielle Nutzung der Marke dazu führen, dass sie sich in den Köpfen der Verbraucher eine Verknüpfung mit den Produkten entwickelt, ohne dass eine Unterscheidungskraft entsteht. Die sekundäre Bedeutung oder erworbene Unterscheidungskraft ist aus dem US-Markenrecht bekannt, insbesondere seinem Gewohnheitsrecht oder »Common Law«. Im einfachsten Fall ist die sekundäre Bedeutung eine neue, zusätzliche Verknüpfung, die mit einem Zeichen ohne Unterscheidungskraft als Eigenname, eine geographische Bezeichnung oder Beschreibung zugeordnet ist. Letztlich erstreckt sich der Markenschutz, den die Marke HUGO in Mexiko besitzt, auf die Waren- und Dienstleistungeklassen, die für die Marke eingetragen sind. Die Nutzung des Begriffs in seiner natürlichen Umgebung ist damit nicht ausgeschlossen. Demnach handelt es sich bei Hugo um einen generischen Namen, den der Domain-Inhaber nicht in unlauterer und den Ruf der Markeninhaberin schädigenden Weise nutzt. Das Merkmal des fehlenden legitimen Interesses oder von Rechten seitens des Domain-Inhabers ist somit nicht gegeben.
Gleichwohl stellte sich die Frage der Bösgläubigkeit, wozu den Panelisten einige Überlegungen durch den Kopf gingen. Denn tatsächlich ist der Domain-Inhaber schon mehrfach als Cybersquatter, der mit Domains Markenrechte verletzt, in Erscheinung getreten. Allerdings müsse jeder Fall für sich betrachtet werden. In diesem Falle kommt hinzu, dass die Adressangaben im Whois-Verzeichnis offensichtlich falsch sind. Bei anderen WIPO-Streitigkeiten des Antragsgegners findet sich eine Adresse in Mexiko und die Prozessunterlagen konnten unter der Adresse in Baltimore nicht zugestellt werden. Das spricht durchaus für ein bösgläubiges Handeln beim Antragsgegner. Andererseits konnte die Antragstellerin nicht belegen, dass der Domain-Inhaber zu irgendeinem Zeitpunkt die Domain nutzte, um sich in unlauterer und den Ruf der Markeninhaberin schädigenden Weise zu bereichern. Die Domain war von Anfang an inaktiv, so dass Alles in Allem nicht von Bösgläubigkeit auf Seiten des Antragsgegners auszugehen ist. Panelist Reynaldo Urtiaga Escobar wies den Antrag von Hugo Boss auf Transfer der Domain Hugo.mx damit zurück.
Wie die Volkswagen AG so kämpft auch Hugo Boss auf allen Fronten gegen Cybersquatter. In diesem Fall obsiegte der Bekleidungshersteller zur Recht nicht. Bei anderen Domains wie hugoboss.商城, boss.ren und natürlich bei hugobossuksale.com und hugobossshopoutlet.com war das Unternehmen in den letzten Wochen erfolgreicher.
Die englischsprachige Zusammenfassung der WIPO-Entscheidung zu hugo.mx findet man auf Michael Berkens Blog.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.