Dass die jüngere eingetragene Marke nicht zwingend das Nachsehen gegenüber einer älteren Domain haben muss, zeigt ein aktuelles UDRP-Verfahren um die Domain txfbins.com. Es kommt auf die Umstände an – und den richtigen Vortrag.
Im März 2023 hat die US-amerikanische American Farm Bureau Federation, eine Interessenvertretung von Landwirten, ein UDRP-Verfahren gegen die in Costa Rica ansässige Portfolio16 Management Ltd. angestrengt. Gestritten wurde um txfbins.com, eine auf den ersten Blick wenig attraktive Domain, die ihre besondere Bedeutung daraus gewinnt, dass die Beschwerdeführerin bereits seit 1998 die Domain txfb-ins.com, also die Variante mit Bindestrich, betreibt. Sie macht geltend, dass sie unter anderem Inhaberin der US-Marke »TEXAS FARM BUREAU INSURANCE« ist, angemeldet am 17. April 2012. Die Rechte an dieser Marke hat die Beschwerdeführerin an das Texas Farm Bureau lizenziert. Dem wiederum gehören eine Reihe von Versicherungsunternehmen, über die Versicherungsleistungen für die Mitglieder angeboten werden, darunter die 1950 gegründete Texas Farm Bureau Mutual Insurance Company. Die Beschwerdegegnerin nahm zur Sache keine Stellung, hatte aber einen Vorteil auf ihrer Seite: die streitige Domain war bereits am 14. Januar 2000 registriert worden und damit deutlich älter als die US-Marke der Beschwerdeführerin aus dem Jahr 2012. Der Nachweis einer Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Domain-Registrierung (»has been registered and is being used in bad faith«) ist in solchen Fällen regelmäßig ausgeschlossen.
Doch keine Regel ohne Ausnahme, weshalb Panelist John Swinson, Jura-Professor an der australischen University of Queensland, letztlich doch auf Übertragung der Domain txfbins.com erkannt hat (WIPO Case No. D2023-1310). Unproblematisch war, dass die Domain eine Abkürzung der US-Marke der Beschwerdeführerin darstellt, wobei »tx« für Texas, »fb« für Farm Bureau und »ins« für »Insurance«, also Versicherung, steht. Ein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain hatte die Beschwerdegegnerin nicht dargetan, weshalb die Nutzung als Pay-per-Click-Website den Anscheinsbeweis zu Gunsten der Beschwerdeführerin begründete. Nun kam Swinson zum dritten Element der UDRP und bejahte, dass die Domain txfbins.com bösgläubig registriert wurde und verwendet wird. Zwar wurde die Domain lange vor Eintragung der US-Marke registriert, aber:
However, the Complainant has also provided evidence of longstanding use and reputation prior to the Respondent registering the disputed domain name. In particular, the Complainant registered and commenced use of its domain name , which is similar to the disputed domain name, two years prior to the Respondent registering the disputed domain name.
Konkret hatte die Beschwerdeführerin also dargelegt, dass ihre Markenrechte nicht erst 2012 mit Eintragung der US-Marke begründet wurden, sondern bereits 1998 mit Inbetriebnahme der Domain txfb-ins.com und der darunter befindlichen Website. Das genügte, um eine Bösgläubigkeit bereits bei Registrierung der Domain im Jahr 2000 anzunehmen.
Die Entscheidung ist für viele Beschwerdeführer in UDRP-Verfahren wertvoll, denn sie ermöglicht es einem Markeninhaber, Bösgläubigkeit aufgrund einer früheren Verwendung eines der streitigen Domain ähnlichen Domain-Namens nachzuweisen, und zwar auch dann, wenn er nicht nachweisen kann, dass seine eingetragenen Markenrechte vor Registrierung der Domain erworben wurden. Hier gilt es, besonders gründlich vorzutragen, damit das Schiedsgericht den Erwerb von Markenrechten vor Markenanmeldung in einem staatlichen Register auch nachvollziehen kann. Ein Grund mehr, sich in UDRP-Verfahren anwaltlich vertreten zu lassen.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.