In einer aktuellen UDRP-Entscheidung von The Forum wird deutlich, dass aus einer 67 Jahre alten Geschäftsbezeichnung nicht ohne weiteres eine Marke hervorgeht, die im Rahmen des Verfahrens die erste Voraussetzung der UDRP erfüllt. Die Beschwerdeführerin im Streit um die Domain thecharlesmachineworks.com konnte die Nutzung ihres Namens als Gewohnheitsmarke nicht nachweisen und verlor das Verfahren.
Die 1957 gegründete The Charles Machine Works Inc. sieht ihre Rechte durch die Domain thecharlesmachineworks.com verletzt, weshalb sie ein UDRP-Verfahren vor The Forum anstrengte. Dort trug sie unter anderem vor, sie sei Inhaberin der Gewohnheitsmarke »THE CHARLES MACHINE WORKS«. Sie nutze zwar weitestgehend ihre Marken »DITCH WITCH« und »HAMMERHEAD TRENCHLESS« zum Verkauf ihrer Waren, doch man kenne sie in ihrer Industrie seit 67 Jahren als »The Charles Machine Works, Inc.« Sie sei unter anderem Inhaberin der Domains charlesmachineworks.com, charlesmachine.works, charlesmachine.net und charlesmw.com. Kunden würden durch die Domain thecharlesmachineworks.com fehlgeleitet. Ihrer Beschwerde fügte die Beschwerdeführerin einen Screenshot der Website des Gegners bei, in dem Bezug auf Recycling von Plastik, Schaummatratzen und ähnlichen Produkten genommen wird. Diese Produkte würden auf der fremden Website unter Angabe der Postanschrift der Beschwerdeführerin angeboten. Weiter trägt die Beschwerdeführerin vor, im Juli 2024 sei jemand unter dem Namen »Gregory More« bei einer Bank vorstellig geworden, mit der die Beschwerdeführerin Geschäfte tätigt, und habe ein Darlehen über US$ 300.000,– beantragt, wobei sich die Person per eMail unter dem Geschäftsnamen »The Charles Machine Works Inc.« und der Kontakt-eMailadresse »gregory@thecharlesmachineworks.com« ankündigte. Der Gegner, der die Domain thecharlesmachineworks.com im Oktober 2023 über einen Privacy-Service registriert hat, meldete sich nicht zum Verfahren. Zum Entscheider wurde der irische Rechtsanwalt James Bridgeman berufen.
Bridgeman wies die Beschwerde ab, weil aus seiner Sicht die Beschwerdeführerin keinen Nachweis zum Bestand ihrer Marke »THE CHARLES MACHINE WORKS« geliefert hat (The Forum, Claim Number: FA2410002119067). Klar sei, so Bridgeman, dass der Firmenname der Beschwerdeführerin The Charles Machine Works, Inc. lautet und dass das Unternehmen am 2. Januar 1957 in Oklahoma gegründet wurde; das habe sie unter Vorlage von Unterlagen bewiesen. Die Eintragung eines Firmennamens oder einer Geschäftsbezeichnung schaffe jedoch nicht per se Markenrechte. Die Beschwerdeführerin behauptet, sie verkaufe »Ausrüstungen«, erläutere jedoch nicht deren Art und habe keine Beweise für die von ihr verkauften Produkte oder die von ihr erbrachten Dienstleistungen oder für die Verwendung von »THE CHARLES MACHINE WORKS« für ihre Waren oder Dienstleistungen vorgelegt. Um ein gewohnheitsrechtliches Markenrecht an »THE CHARLES MACHINE WORKS« zu belegen, hätte die Beschwerdeführerin nachweisen müssen, dass sie die Marke im Geschäftsverkehr zur Unterscheidung ihrer Waren und Dienstleistungen in ausreichendem Maße benutzt hat, um eine schutzfähige Wertschätzung und einen Geschäftswert daran zu begründen. Das habe sie nicht getan. Damit habe sie bereits das erste Element der UDRP nicht erfüllt.
Bridgeman ging in Folge dessen nicht weiter auf die weiteren Elemente des UDRP-Verfahrens ein, sondern wies die Beschwerde kurzerhand ab und entschied darauf, dass die Domain thecharlesmachineworks.com beim Gegner verbleibe.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.