Das seit 1984 auf dem Markt agierende Unternehmen Payway Inc. versäumte den Domain-Zug und sah nun ihre Marke »PAYWAY« durch die Domains payway.com, payway.net und payways.com verletzt. Da sie keine US$ 185.000,– für die Domains zahlen wollte, versuchte sie es mit einem UDRP-Verfahren vor dem NAF.
Die US-amerikanische Payway Inc. sah ihre Markenrechte an dem Begriff »PAYWAY« durch die Domains payway.com, payway.net und payways.com verletzt. Das Unternehmen, das seit 1984 ihren Kunden integrierte Zahlungsverarbeitungsdienste anbietet, ist seit 2013 Inhaberin der US-Marke »PAYWAY«, die sie landesweit nutzt. Im Rahmen des von ihr angestrengten UDRP-Verfahrens vor dem National Arbitration Forum (NAF) erklärte sie, dass sie ausgedehnte Investitionen in die Werbung und den Schutz ihrer Marke »PAYWAY« getätigt habe, und diese Marke einen guten Ruf und Wert erworben habe. Im Verkehr verbinde man die Marke mit ihren integrierten Zahlungsverarbeitungsdiensten. Aus diesem Grunde bestünden Markenrechte als Nutzungsmarke bereits seit 1984. Der Gegner habe die Domain-Namen payway.com, payway.net und payways.com erst im Jahr 2000 registriert. Er sei nicht unter den Domain-Namen bekannt, und man habe ihm die Nutzung der Marke »PAYWAY« nicht gestattet. Zudem nutze er diese Domains nicht in Verbindung mit einem gutgläubigen Waren- oder Dienstleistungsangebot, oder in einer legitimen, nicht-gewerblichen oder fairen Weise. Er habe kein Recht oder berechtigtes Interesse an den Domain-Namen, vielmehr versuche er, das Geschäft der Payway Inc. zu zerstören. Er verlange zum Ankauf seiner Domains den Betrag von US$ 184.000,– und er verhindere, dass man die eigene Marke als relevante Domain registrieren könne. Die Beschwerdeführerin leitete ein UDRP-Verfahren vor dem NAF ein mit dem Antrag, die Domains auf sie zu übertragen. Der Gegner hielt entgegen, er betreibe bereits seit Oktober 1998 eine Unternehmung mit Zahlungslösungen. Die beiden Domains payway.com und payways.com habe er im März 2000 und die Domain payway.net im Januar 2002 registriert und seitdem jeweils im internationalen elektronischen Geschäftsverkehr genutzt. Am 11. Juli 2002 habe er den fiktiven Namen »PAYWAY.COM« beim US-Bundesstaat Florida registriert und nutze ihn seitdem als »Geschäfts«-Namen für die Vermarktung seiner Produkte und Dienstleistungen. Die Beschwerdeführerin wolle ihm die Domains im Wege des UDRP-Verfahrens rauben, wissend, dass sie keinen Anspruch auf die Domains hat. Als Panelist wurde US-Anwalt Terry F. Peppard berufen.
Peppard wies die Beschwerde der Payway Inc. ab, da diese keinen ordentlichen Nachweis für das Bestehen einer Nutzungsmarke vor Registrierung der Domains erbrachte (NAF Claim Number: FA1905001845958). Peppard stellte unproblematisch fest, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin einer Marke ist und dass jede einzelne Domain dieser Marke zum Verwechseln ähnlich ist. Bei der Frage nach einem Recht oder berechtigten Interesse des Gegners an den Domains scheiterte die Beschwerdeführerin allerdings bereits an der Erbringung des Anscheinsbeweises. Peppard stellte fest, dass die Beschwerdeführerin Markenrechte an der 2013 registrierten Marke habe, deren Eintragung aber lange Zeit nach Registrierung der Domains in den Jahren 2000 und 2002 erfolgte. Dass dies für die Beschwerde nicht ausreichen würde, habe die Beschwerdeführerin vorausgesehen, weshalb sie auf ihre Rechte an der Marke aufgrund ihrer Nutzung seit 1984 verwiesen habe. Doch für dieses Argument habe sie, so Peppard, keinerlei Nachweis erbracht. Infolgedessen kam er zu dem Schluss, dass die Beschwerdeführerin es versäumt hat, den notwendigen Anscheinsbeweis zu erbringen. Aufgrund dessen prüfte Peppard auch nicht mehr die Frage einer Bösgläubigkeit auf Seiten des Gegners. Er stellte fest, dass die Beschwerdeführerin die drei Elemente der ICANN-UDRP nicht erfüllt habe, und wies die Beschwerde zurück. Die drei Domains payway.com, payway.net und payways .com verbleiben beim Gegner.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.