Eine US-Unternehmung und Markeninhaberin namens Lukka Inc. glaubte, sich gleich zwei Mal gegen die südkoreanische Inhaberin und deren Geschäftsführer der Domain lukka.com im Rahmen von UDRP-Verfahren durchsetzen zu können – obgleich die Domain lange vor der Marke der Beschwerdeführerin registriert worden war.
Die Lukka Inc. mit Sitz in New York (USA) sah ihre Markenrechte an der US-Marke »LUKKA« durch die Domain lukka.com verletzt. Inhaberin der Domain lukka.com ist die »Lukka Com« aus Südkorea. Die Lukka Inc. startete am 01. März 2021 ein UDRP-Verfahren vor dem National Arbitration Forum (NAF) und trug vor, Inhaberin der unter der Nummer 5979885 registrierten US-Marke »LUKKA« zu sein. Die Domain lukka.com werde von deren Inhaberin nicht genutzt, sondern lediglich passiv gehalten, was weder ein gutgläubiges Anbieten von Waren oder Dienstleistungen noch eine rechtmäßige, nichtkommerzielle oder faire Nutzung darstelle. Die Gegnerin handele bösgläubig, da zu vermuten sei, sie ließe die Domain schlafen, um sie später mit Gewinn weiterzuverkaufen, ohne die Absicht, sie zu nutzen. Die Gegnerin hielt entgegen, die Beschwerdeführerin sei nicht Inhaberin der Marke »LUKKA«; als Inhaberin sei die Libra Services Inc. mit Sitz in Delaware (USA) eingetragen. Dass beide identisch seien, habe die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen. Man selbst betreibe mit Lukka Inc. eine in Südkorea seit November 2010 ordentlich ins Handelsregister eingetragene Unternehmung und nutze seitdem durchgehend die Firmenbezeichnung »Lukka« für die InternetDienstleistungen und Software-Entwicklung. Und das zehn Jahre, bevor die Beschwerdeführerin erstmals die Bezeichnung »Lukka« nutzte. Zudem habe man reichlich in die Entwicklung der Website unter lukka.com investiert. Die zur Entscheidung berufene ungarische Rechtsanwältin Dr. Katalin Szamosi schmetterte die UDRP-Beschwerde gleich beim ersten Punkt ab: Sie konnte für die Beschwerdeführerin keine Verbindung zur Markeninhaberin, die Libra Services Inc., feststellen. Somit hatte sie den Nachweis für ihre Markenrechte nicht erbracht. Da die Beschwerdeführerin bereits diese Voraussetzung des UDRP-Verfahrens nicht erfüllte, sparte sich Szamosi die weitere Prüfung und wies die Beschwerde zurück (Claim Number: FA2105001944154).
Die US-amerikanische Lukka Inc. ließ sich davon aber nicht beirren und startete im Mai 2021 gleich ein neues UDRP-Verfahren – wieder vor dem National Arbitration Forum (NAF). Dieses Mal richtete sich das Verfahren gegen den Südkoreaner Kyujhin Jang, den Geschäftsführer der Lukka Com. Die Beschwerdeführerin wies auf das vorangegangene Verfahren hin und belegte, Inhaberin der Marke »LUKKA« zu sein. Als Entscheider wurde der südkoreanische Jurist und unter anderem Vorsitzende der KIDRC (Korea Internet Address Dispute Resolution Committee) Ho Hyun Nahm berufen. Er meinte im Rahmen der Vorprüfung, da die Beschwerdeführerin jetzt nachgewiesen habe, Inhaberin der Marke zu sein, verdiene sie ein vollständiges Verfahren. Dieses, so Nahm, erfolge zweisprachig in Englisch und Koreanisch. Die Beschwerdeführerin trug die üblichen Gründe vor, weshalb der Gegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain habe. Sie begründete dessen Bösgläubigkeit damit, dass er plane, die Domain mit Profit zu verkaufen, er keine Absicht habe, sie in den USA zu nutzen, und dass ihr es erlaubt sein müsse, eine Domain zu haben, die ihre Marke wiedergebe. Der Gegner stützte sich darauf, dass er die Domain bereits neun Jahre vor Eintragung der Marke erworben habe und sie seitdem zusammen mit der Unternehmensbezeichnung in Südkorea nutze. Die Domain diene als Basis für eine Social-Media-Plattform, in die bereits erhebliche Investitionen geflossen seien. Die Domain habe er nicht bösgläubig registriert oder genutzt. Er habe nie die Absicht gezeigt oder gehabt, die Domain zu verkaufen.
Nahm wies die Beschwerde der US-amerikanischen Lukka Inc. ab, da der Gegner zur Nutzung von lukka.com berechtigt sei und ihm keine Bösgläubigkeit nachgewiesen wurden konnte (Claim Number: FA2105001944154). Diesmal bestätigte das Panel die Marke der Beschwerdeführerin, da sie den Nachweis erbracht hatte, als Inhaberin der Marke im Markenregister eingetragen zu sein. Nahm bestätigte auch den Anscheinsbeweis der Beschwerdeführerin, dass der Gegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an der Nutzung der Domain lukka.com habe. Der Gegner konnte diesen aber mit dem Nachweis seiner Investitionen in die Domain unter Vorlage von Verträgen vom August 2018 mit Entwicklern für die Entwicklung eines mobilen Spieles und einer Rechnung für Werbeausgaben erschüttern – womit Nahm die Berechtigung des Gegners feststellte und die Beschwerdeführerin das zweite Element des UDRP-Verfahrens nicht erfüllt hatte. Auch die Voraussetzung einer Bösgläubigkeit konnte Nahm nicht feststellen, da die Domain 17 Jahre vor der Marke »LUKKA« registriert worden war und der Gegner sie gut neun Jahre vor Eintragung der Marke erworben hatte. Damit konnte er sie nicht bösgläubig registriert haben. Und da der Gegner sie auch mit berechtigtem Interesse nutze, bestehe dahingehend keine Bösgläubigkeit. So wies Nahm die Beschwerde ab und bestätigte den Verbleib der Domain lukka.com in den Händen des Gegners.
In dem Falle handelte es sich, wie bei den Streitereien um die Domain spase.com, um uneinsichtige Wiederholungsbeschwerer. Wobei der Fehler bei den Angaben zur Markeninhaberschaft im ersten Verfahren unklar bleibt, war doch die Eintragung der Beschwerdeführerin als Inhaberin ein Jahr zuvor erfolgt. Angesichts der zeitlichen Differenz von Domain-Registrierung und Markenregistrierung wundert es allerdings, dass Nahm hier kein Reverse Domain Name Hijacking geprüft hat. Aber der Gegner hatte es nicht beantragt, und die Beschwerdeführerin wurde in dem Rechtsstreit nicht von Fachleuten vertreten, was, neben dem zunächst fehlenden Markeninhaberschaftesbeleg, für ihre Unbedarftheit spricht.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.