Das finnische Unternehmen Lämpöpuuyhdistys Ry ging zwei Jahre, nachdem es einen UDRP-Streit um die Domain thermowood.com verloren hatte, erneut gegen die selben Gegner vor, da sich Neues ergeben hatte. Auch diesmal scheiterte es vor der WIPO.
thermowood.com – (WIPO Case No. D2023-4796)
Bereits 2023 versuchte Lämpöpuuyhdistys Ry die Domain thermowood.com in einem UDRP-Verfahren vor der WIPO zu erstreiten – erfolglos. Lämpöpuuyhdistys Ry, eine Non-Profit Organisation, die die International ThermoWood Association betreut, ist Inhaberin der im August 1998 angemeldeten und 2000 eingetragenen EU-Marke »THERMOWOOD«. Die Marke lizensiert sie an Unternehmen, die besondere Holzprodukte herstellen und dann die Marke in Zusammenhang zu den Produkten nutzen dürfen. Im April 2023 stellte Lämpöpuuyhdistys Ry fest, dass die Domain thermowood.com, die von etwa 2014 an bis mindestens 2022 geparkt war und später bei Dan.com zum Verkauf stand, auf eine Website leitete, auf der – unter Nutzung der Marke »THERMOWOOD« – Baumaterialien aus Holz angeboten wurden. Unter anderem fand sich das Logo „THERMOWOOD Powered by Novawood Technology“ auf der Seite. Gegner des UDRP-Verfahrens waren die US-amerikanischen Unternehmen Global Forest Lumber Company LL und Blue Lake Lumber LLC, die beide Anderson Giovanni da Rocha gehören, wobei Global Forest Lumber die Domain für da Rochas Unternehmen hält; Blue Lake Lumber ist für den Import von Nutzholz zuständig. Aus einem im Verfahren vorgelegten Vertragsanhang ergab sich, dass Blue Lake Lumber offizieller Vertriebshändler von Novawood-Produkten unter dem Namen »Novawood USA« und berechtigt ist, »THERMOWOOD«-Produkte unter dem Novawood-Warenzeichen zu importieren und zu verkaufen.
Der als Entscheider berufene australische Rechtsanwalt und Lehrbeauftragte Warwick A. Rothnie wies die Beschwerde damals ab (WIPO Case No. D2023-4796). Er sah lediglich die Markenähnlichkeit gegeben. Er überging die Prüfung eines Rechts oder berechtigten Interesses der Gegner an der Domain und widmete sich gleich der Frage der Bösgläubigkeit. Eine Bösgläubigkeit auf Seiten der Gegner vermochte er nicht festzustellen, da nach allgemeinen Grundsätzen die Verwendung eines Domain-Namens, der einer Marke entspricht, nur dann eine Markenrechtsverletzung darstellt, wenn die Verwendung der Marke verletzend ist. Hier verfügte der Nutzer über eine Lizenz, die die Verwendung der Marke erlaubt, weshalb die Registrierung und Verwendung der Marke in einem Domain-Namen keine Verletzung der Marke darstellte, es sei denn, die Lizenz selbst sehe eine Beschränkung einer solchen Verwendung vor. Da das nicht der Fall war, wies Rothnie die Beschwerde zurück. Weiter prüfte er ein Reverse Domain Name Hijacking (RDNH), das er bestätigte, da die Beschwerdeführerin wohl nicht sämtliche Informationen zur Sache, die sich aus der Kommunikation mit Novawood als Lizenzgeber ergibt, vorgetragen oder sie nicht weiter nachgefragt hatte.
thermowood.com – (WIPO Case No. D2025-1372)
Nun, zwei Jahre später, startete Lämpöpuuyhdistys erneut ein UDRP-Verfahren gegen dieselben Gegner und wiederum um die Domain thermowood.com. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf neue »rechtserhebliche Tatsachen« seit der ersten Entscheidung, die die erneute Beschwerde rechtfertigten. In dem üblicherweise zwischen der Beschwerdeführerin und Lizenznehmern geschlossenen Lizenzvertrag sei eine Klausel enthalten, wonach die Lizenznehmer weder Marken noch Domains, Handelsnamen oder Symbole, die die Marken der Vereinigung, enthalten, registrieren dürfen. Sollte doch eine Registrierung vorliegen, so sei die, in Absprache mit der International ThermoWood Association, zu löschen oder an ihn sie übergeben. Novawood schloss mit Blue Lake Lumber am 01. Juni 2023 einen Vertrag, der Blue Lake Lumber als exklusiven Händler von Novawood in Nordamerika und der Karibik bestimmte. Anders als es der Lizenzvertrag zwischen der Beschwerdeführerin und Novawood vorsah, erteilte Novawood Blue Lake Lumber die Erlaubnis zur Verwendung der »THERMOWOOD«-Marke der Beschwerdeführerin für die Dauer des Vertrages an Stellen, an denen es notwendig sein kann, für das Produkt zu werben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Websites. Die neue Entwicklung ergäbe sich nun aus dem Umstand, dass Novawood den Vertrag mit Blue Lake Lumber zum 01. Oktober 2024 gekündigt habe. Der Geschäftsführer von Blue Lake Lumber protestierte gegen die Kündigung und führte diese auf eine Einflussnahme der Beschwerdeführerin zurück, weil die das UDRP-Verfahren 2023 verloren habe. Die Domain thermowood.com zeigt weiterhin eine Blue Lake Lumber geführte Website, auf der »THERMOWOOD«-Produkte angeboten und das ThermoWood-Association-Logo angezeigt werden. Die Beschwerdeführerin meint, weil der Vertrag zwischen Novawood und Blue Lake Lumber beendet sei und die weiteren Informationen zu den verschieden Verträgen zeigten, dass Novawood unberechtigt Lizenzen weitergegeben habe, spräche all dies für den Ausgang des UDRP-Verfahrens zu ihren Gunsten. Die Gegner, unter anderem Blue Lake Lumber, tragen unter anderem vor, der Vertrag sei nicht ordentlich gekündigt und man mache weiter Geschäfte mit Novawood; die vertraglichen Regelungen der Beschwerdeführerin sprächen nicht gegen die Nutzung der Marke im Domain-Namen, soweit über die Domain »THERMOWOOD«-Produkte gehandelt würden. Schließlich tragen sie vor, die Domain, die jahrelang zum Verkauf gestanden habe, erworben zu haben, als sie Händler für »THERMOWOOD«-Produkte wurden. Sie beantragten die Feststellung von RDNH.
Nun war ein Dreiergremium, bestehend aus W. Scott Blackmer, Alissia Shchichka und Rodrigo Azevedo, am Start, das die Beschwerde abermals zurückwies (WIPO Case No. D2025-1372). Es bestätigte wieder die Markenähnlichkeit und ging auf die Rechte der Gegner ein. Letztere verneinte es allerdings, weil die Gegner keinen Nachweis dafür erbrachten, dass sie aktuell die Lizenzregelungen der Beschwerdeführerin einhielten. Außerdem sei völlig unklar, wer die Website tatsächlich betreibe und die Gegner erklärten Aspekte ihrer Website nicht, die mit dem »Oki Data«-Test, auf den sie sich zur Verteidigung beziehen, unvereinbar zu sein scheinen. Die Beschwerdeführerin hingegen vermochte nicht klar zu argumentieren, warum die Nutzung der Marke »THERMOWOOD« im Domain-Namen bis zur Vertragskündigung zum 01. Oktober 2024 unrechtmäßig gewesen sein soll; den Lizenzvereinbarungen der Beschwerdeführerin lasse sich jedenfalls kein eindeutiges Verbot einer Nutzung in einer Domain entnehmen. Und zu Beginn des Vertriebsverhältnisses scheinen die Gegner die Marke »THERMOWOOD« wohl in angemessener Weise genutzt zu haben. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass in diesem Fall die Gegner die Domain thermowood.com rechtmäßig registriert und zunächst ausschließlich in Verbindung mit der Vertriebstätigkeit für »THERMOWOOD«-Produkte verwendet haben. Wenn die Gegner diese Grenzen seither überschritten haben, können Rechtswege der Beschwerdeführerin sich an anderer Stelle als der UDRP eröffnen. Damit wies das Gremium die Beschwerde ab. Ein RDNH prüfte es kurz an, stellte aber keinen Verstoß seitens der Beschwerdeführerin fest, da die neuen Tatsachen tatsächlich ein weiteres Verfahren rechtfertigten.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.