Im Streit um die Domain trx.com vor einem Zivilgericht in Arizona bestätigte das Gericht den Schadensersatzanspruch des Domain-Inhabers gegenüber einer Inhaberin von Markenrechten. Letztere legte Rechtsmittel ein und ließ die Entscheidung von einer anderen Kammer des „United States Court of Appeals“ überprüfen – ohne Erfolg.
Der Streit dreht sich um die Domain trx.com, die erstmals 1999 registriert wurde und die der Beklagte Loo Tze Ming etwa im Jahr 2018 zum Preis von US$ 138.000,– über die Domain-Börse 4.cn kaufte. Die Klägerin, die JFXD TRX ACQ LLC mit Sitz in Florida (USA), übernahm am 26. August 2022 unter anderem die etwa 2003 entstandene Marke »TRX« und das sonstige geistige Eigentum der Fitness Anywhere, die am 16. Juni 2022 Konkurs angemeldet hatte. Im Herbst 2022 beauftragte Fitness Anywhere ein UDRP-Verfahren wegen der Domain trx.com, obwohl sie da schon nicht mehr Inhaberin der Marke »TRX« war. Die UDRP-Entscheidung ging zu Gunsten von Fitness Anywhere aus. Als Ming davon erfuhr, reichte er fristgerecht am 30. November 2022 eine Zivilklage in Arizona (USA) ein, mit dem Antrag, festzustellen, dass er weiterhin Inhaber der Domain trx.com ist. Nach Klageeinreichung erhielt Ming von Fitness Anywhere eine von deren Rechtsanwalt Villeneuve unterzeichnete Verzichtserklärung auf die Zustellung und Fitness Anywhere reagierte auf die Klage nicht.
Kurze Zeit später erhob JFXD, vertreten durch Villeneuve, Klagen vor einem Zivilgericht in Virginia (Eastern District of Virginia) und machte einen Übertragungsanspruch gegen die Domain trx.com selbst („Ad Rem“) und gegen Ming sowie Schadensersatz wegen Cybersquatting geltend. Auf Nachfrage des Gerichts war JFXD nicht in der Lage, zu erklären, warum die Klagen in Virginia und nicht in Arizona erhoben wurden, das für Klagen gegen Ming zuständig war. JFXD meinte, Ming sei gar nicht der Inhaber der Domain, konnte aber nicht erklären, warum sie dann gegen ihn Klage erhoben hatte. Ming seinerseits beantragte erfolgreich die Übertragung der Verfahren nach Arizona. Hier stellte Villeneuve einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung mit dem Ziel der Übertragung der Domain txr.com. Da es aufgrund eines das Gericht bindenden Präzedenzfalls auf die ursprüngliche Registrierung einer Domain ankommt, um ihre Priorität gegenüber einer Marke festzustellen und nicht, wann die Domain auf einen neuen Inhaber übertragen wurde, wies das Gericht die einstweilige Verfügung von JFXD ab, da die Marke frühestens vier Jahre nach Erstregistrierung der Domain entstanden war. Der Vortrag seitens JFXD war insgesamt konfus und für das Gericht nicht nachvollziehbar. Villeneuve versuchte zudem über eine eMail, an Ming vorbei, direkt an die zuständige Bezirksrichterin Dinge aufzuklären, was allerdings missbräuchliches Verhalten darstellt. Die Bezirksrichterin wies die einstweilige Verfügung auf Übertragung der Domain trx.com auf die JFXD zurück und bestätigte den Anspruch von Ming auf Ersatz der ihm entstandenen Anwalts- und weiterer Kosten in Höhe von zusammen US$ 41.098,77.
Gegen diese Entscheidungen legte JFXD Rechtsmittel beim United States Court of Appeals ein, der die Sache nun durch ein anderes Gremium »de novo« überprüfte. Die Bezirksrichter Hawkins, W. Fletcher und R. Nelson bestätigten die vorausgegangenen Entscheidungen. Die Kammer überprüfte die Entscheidungen hinsichtlich der korrekten Rechtswahl seitens des Gerichts, der fehlerhaften Geltendmachung von Ansprüchen durch die JFXD und des ordnungsgemäßen Ausübens des Ermessens bei der Zuerkennung von Anwaltsgebühren nach dem »Lanham Act«. JFXD berief sich darauf, das Gericht habe fälschlicherweise das »Ninth Circuit«-Recht anstatt des »Fourth Circuit«-Rechts angewandt. Letzteres hätte Anwendung finden müssen, da JFXD Klage in Virgina, wo das »Fourth Circuit Law« gilt, erhoben hatte und die Rechtssache erst danach nach Arizona, wo das »Ninth Circuit Law« Anwendung findet, transferiert wurde. Das hätte Einfluss bei der Frage der Priorität von Marke und Domain gehabt. Das Gremium stellte kurz fest, dass in Fragen des Bundesrechts ein überweisendes Gericht in diesem Bezirk nur an die Rechtsprechung des eigenen Bezirks gebunden ist, folglich also »Ninth Circuit Law« anzuwenden war und hier korrekt angewendet wurde. Das »Ninth Circuit Law« sieht für die Gerichte bindend vor, dass die Neuregistrierung einer bereits registrierten Domain durch einen neuen Registranten keine »Registrierung« darstellt. In der Folge hätte JFXD bei Geltendmachung ihres Anspruchs vortragen müssen, dass sie vor der ersten Registrierung von trx.com im Jahr 1999 bereits Rechte an der Marke »TRX« besaß. Da dies aber nicht der Fall war, scheiterte ihre Klage. Schließlich bestätigte das Richtergremium die Einschätzung der erkennenden Richterin und die Schadensersatzansprüche Mings wegen der entstandenen Rechtsanwaltskosten. Bei der Berechnung der Kosten meinte die erkennende Richterin, der Rechtsstreit sei außergewöhnlich schwierig: JFXD missachtete gerichtliche Anordnungen, kommunizierte mit dem Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit und änderte unerklärlicherweise im Laufe des Rechtsstreits mehrfach seine Position. Damit bestätigte das Richtergremium die vorangegangenen Entscheidungen und sprach Ming auch Anspruch auf Kostenerstattung des Überprüfungsverfahrens zu.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.