In einer nicht ganz brandaktuellen Entscheidung (Case No. D2008-0021) der in Genf ansässigen World Intellectual Property Organization (WIPO) stellte sich dem Gericht die Frage, ob der markenrechtlich geschützte Begriff „Hobbit“ ein Allgemeinbegriff ist und der Inhaber der Domains hobbits.com und hobbitts.com in gutem Glaube seine Geschäfte unter den Domains tätigen dürfe.
Die Antragstellerin ist eine Unternehmung in Delaware (USA), die Marken und Lizenzrechte für Marken, die auf den populären Fantasygeschichten von J.R.R. Tolkien beruhen, inne hat; zugleich ist sie Inhaberin der Domain hobbit.com. Sie meint, der Inhaber der Domains hobbits.com und hobbitts.com habe diese im Zuge der aktuellen Verfilmung von „Der Herr der Ringe“ 2002 registriert. 2003 und 2004 fanden sich unter den Domains Angebote für günstige DVDs. Antragsgegner ist cheapyellowpages.com, eine Unternehmung ohne Rechtsform, zugleich eine Handelsmarke der American Distribution Systems, Inc., vertreten von Brian Wick aus Denver. Er beschreibt sich auf seinen Angeboten selbst als Werbevermarkter und Domain-Händler. Er meint, bei „Hobbit“ handele es sich um einen generischen Begriff, wie man ihn etwa auch bei „Hobbit Travel“, „Hobbit Homes“ und „Hobit Hill Riding Stables“ findet. Er habe aufgrund dessen die Domains in gutem Glauben registriert und genutzt, ohne in Konkurrenz zum Antragsteller zu treten; die im Streit stehenden Domains habe er zudem nicht geparkt, sondern mit eigenen Inhalten gefüllt.
Das aus drei Richtern bestehende WIPO-Panel prüfte die Voraussetzungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) und stellte zunächst fest, dass eine Verwechslungsfähigkeit zwischen den Marken der Antragstellerin und den beiden in Streit befindlichen Domains besteht. Zur Frage der berechtigten Nutzung wusste der Antragsgegner auf vergleichbare UDRP-Rechtsstreite zu verweisen, in denen das Entscheidungsgremium (Panel) erklärte, solange die Domain wegen seiner Anziehungskraft als Begriff in einem Wörterbuch registriert wurde und nicht aufgrund des Wertes, den eine entsprechende Marke hat, sei das mit der UDRP vereinbar. Das Panel, das über den konkreten Fall hinsichtlich der Hobbit-Domains entscheiden musste, machte jedoch klar, dass von einem gutgläubigen Dienstleistungsangebot nicht auszugehen ist, soweit einiges dafür spricht, der Domain-Inhaber habe die Domain eher registriert, um den Ruhm der Marke „Hobbit“ zu Geld zu machen, als um der Qualität des „Allgemein“begriffs willen,. Die Beantwortung dieser Frage ist, nach Ansicht des Gerichts, mit der Frage nach der Bösgläubigkeit so eng verschränkt, dass es sie auch über dieses Tatbestandsmerkmal beantwortete.
Im Hinblick auf das „bad faith“ des Domain-Inhabers zog das Panel die Erklärung des Antragsgegners, er habe keine Interessenten für Markenartikel auf seine Domains umleiten wollen, nicht weiter in Betracht. Das Panel ging stattdessen davon aus, dass selbst wenn man damit konform ginge, es handele sich bei „Hobbit“ um einen allgemeinen Begriff, doch der Nachweis vorliege, dass die Domains im Sinne des Allgemeinbegriffs nie genutzt wurden. Die Seiten unter den Domains hatten nichts mit mythologischen Kreaturen, kleinen Leuten oder gar höherwertigen Bits (HOBITS) in Softwarecode zu tun. Allerdings hätte der Antragsgegner nach dem Vortrag der Antragstellerin, die auch entsprechende Belege vorgelegt hatte, zu einem früheren Zeitpunkt DVDs angeboten, unter denen auch die Tolkien-Verfilmungen zu finden waren. Im Hinblick darauf sei der Vortrag des Antragsgegners widersprüchlich, weshalb das Panel von der Bösgläubigkeit des Antragsgegners ausging.
Das Panel entschied aufgrund dessen, dass die beiden Domain-Namen hobbits.com und hobbitts.com auf den Antragsteller zu übertragen seien.