Die Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) versuchte in einem Schiedsgerichtsverfahren vor der in Genf ansässigen WIPO den Domain-Namen bmwdiscounts.com.au zu ergattern, scheiterte jedoch an der entwickelten Rechtsprechung für Fälle einer eindeutigen Nutzung solcher Domains durch Dritte (WIPO Case No. DAU2011-0024).
Die Publishing Australia Pty Ltd, ACN 120 531 982, Mr. Nicholas Crawshay of New South Wales, Australien, vermittelt seit etwa Juni 2010 über die australische Domain bmwdiscounts.com.au günstige BMWs. Dabei handelt es sich nicht um das einzige Angebot der Antragsgegnerin, die über unterschiedliche Domains günstige Angebote für verschiedene Automarken vermittelt. BMW sieht sich durch eine von der unberechtigten Antragsgegnerin unrechtmäßig und bösgläubig genutzten, verwechslungsfähigen Domain in seinen Kennzeichenrechten verletzt. Im Juli des Jahres 2010 ließ BMW die Inhaberin der streitigen Domain abmahnen und forderte sie auf, die Domain und die Marke BMW nicht zu nutzen. Die Domain-Inhaberin reagierte nicht, weshalb BMW ein Schiedsverfahren unter der für die australische Endung geltenden auDA Policy, einer Variante der UDRP, bei WIPO aufrief. Die Domain-Inhaberin verteidigte sich damit, dass die Domain nicht der Marke BMW entspreche und mit ihr nicht verwechselbar sei; zudem werde Nutzern bei Aufruf der Seite unmittelbar klar, dass die Seite nicht von BMW, sondern jemand anderem betrieben werde. Der Angriff von BMW mache den Eindruck eines »reverse domain hijacking«.
Das WIPO-Panel, bestehend aus den drei Schiedsrichtern Fleur Hinton, William P. Knight und William A. Van Caenegem, wies den Antrag von BMW zurück, obwohl es anerkannte, dass die Domain der Marke von BMW zum Verwechseln ähnlich ist. Es orientierte sich an der von anderen Schiedsrichtern im Fall OkiDate (WIPO Case No. D2001-0903) entwickelten vier Kriterien, wonach der Gegner rechtmäßig handelt, wenn er (1.) die Waren und Dienstleistungen der Marke und diese (2.) ausschließlich anbietet, (3.) die Webseite klar erkennbar die Verbindung zum Kennzeicheninhaber beschreibt und (4.) er nicht versucht, alle in dem Feld relevanten Domains zu registrieren. Diese Vorgaben erfüllte die Inhaberin der Domains bmwdiscounts.com.au. Sie bietet lediglich an, bei der Suche nach günstigen BMWs behilflich zu sein; irgendwelche andere Automarken werden über diese Seite nicht angeboten. Weiter sei eindeutig erkennbar, dass seitens des Anbieters keine Verbindung zu BMW selbst besteht: Nutzer erhalten nicht den fälschlichen Eindruck, mit BMW selbst zu korrespondieren. Der Name der Domain und das Angebot stimmen überein, weshalb auch an dieser Stelle keine Fehlinformation vorliegt, die den Nutzer verwirren könnte. Schließlich ist nicht zu erkennen, dass die Domain-Inhaberin zahlreiche BMW-Domains registriert habe und insoweit ein Missbrauch erkennbar wäre. Mithin konnte die Antragstellerin in diesem Falle die legalen Rechte des Antragsgegners, die Domain zu nutzen, nicht erschüttern. Die Frage nach bösgläubigem Handeln war für das Panel damit obsolet. Zur Frage eines »reverse domain hijackings« seitens BMW fand das Panel keinerlei Anhaltspunkte.
In dieser Entscheidung zeigt sich ein deutlich anderer Umgang mit Kennzeichenrechten, als er von der deutschen Gerichtsbarkeit an den Tag gelegt wird und aufgrund der hiesigen Gesetzeslage richtiger Weise legen muss.