UDRP

De Beers jagt Diamanten-Domain-Dieb

Der Diamanten-Produzent De Beers UK Limited ärgert sich derzeit vielfach mit einem Cybersquatter herum, der markenverletzende Domains registriert. Für ein auDRP-Verfahren um die Domain diamondisforever.com.au musste De Beers feststellen, dass der Gegner seinerseits Marken beantragt hatte.

Der berühmte Diamanten-Produzent De Beers sah sich genötigt, gegen die International Diamond Corporation Pty Ltd. mit Sitz in Australien vorzugehen. Diese hatte die Domain diamondisforever .com.au registriert. De Beers ist Inhaber unter anderem der australischen Marke »A DIAMOND IS FOREVER«, die im Dezember 2003 registriert wurde. De Beer nutzt den Slogan »A diamond is forever« bereits seit 1949. Slogan und Marke sind weithin bekannt und werden mit De Beers in Verbindung gebracht. Die Antragsgegnerin hatte die Domain diamondisforever.com.au im Oktober 2016 registriert und nutzte sie, um Schmuck anzubieten. Am Tag, als De Beers das Beschwerdeverfahren nach der .au-Streitbeilegungsordnung (auDRP) bei der WIPO eingereicht hatte, beantragte die Beschwerdegegnerin beim australischen Markenamt die Marken »ADIAMONDISFOREVER« für Grundstücksdienstleistungen und »DIAMOND IS FOREVER« für Schmuck. In der Sache meldete sich die Beschwerdegegnerin nicht, bestätigte aber per eMail, dass ihre Adressdaten korrekt angegeben seien. Als Entscheider wurde der Londoner Rechtsanwalt David Stone berufen.

Stone gab nach eingehender Prüfung der Beschwerde statt und entschied auf Übertragung der Domain (WIPO Fall Nr. DAU2016-0051). Die Marke von De Beers und die Domain diamondisforever.com.au seien sich sehr ähnlich und unterscheiden sich lediglich durch den Buchstaben »a« am Beginn der Phrase. Stone befand, die Abwesenheit dieses Ein-Buchstaben-Wortes ändere nichts am Gehalt der Marke, weshalb die Domain der Marke zum Verwechseln ähnlich sei. Was die Frage nach dem Recht oder einem legitimen Interesse an der Domain auf Seiten des Beschwerdegegners betrifft, so trug De Beers unter anderem vor, die Beschwerdegegnerin sei zuvor nicht für den Handel mit Schmuck bekannt gewesen und habe am Tag, als das auDRP-Verfahren gestartet wurde, eine Marke für Grundstücksdienstleistungen beantragt, um ihr Anliegen zu legitimieren. Die Beantragung der Marke erfolgte wohl im Hinblick auf ein schon anhängiges Beschwerdeverfahren De Beers gegen den Domain-Inhaber. Die beantragte Markenklasse korrespondiere allerdings nicht mit dem Unternehmensnamen International Diamond Corporation. Für Stone sah es danach aus, die Beschwerdegegnerin nutzte die Domain, um an der Reputation von De Beers anzuknüpfen und Traffic zu deren Nachteil abzuzweigen. Eine legale, nicht-wirtschaftliche Nutzung der Domain sei nicht ersichtlich. Von da an war auch die Frage der Bösgläubigkeit leicht zu beantworten: Die Beschwerdeführerin habe belegt, dass das nicht der erste Versuch der Gegnerin sei, eine ihre Markenrechte verletzende Domain zu nutzen. Der als Kontaktperson für die Domain-Inhaberin eingetragene Herr Scott van Iperen war bereits mehrfach in gleichgearteten Fällen Gegner. In jedem dieser Fälle entschied der jeweilige Entscheider auf Übertragung der Domain, so etwa im Streit um die Domain adiamondisforever.com.au (WIPO Fall Nr. DAU2016-0030). Daraus ergebe sich auch, dass der Gegner sich der Beschwerdeführerin De Beers und der Marke bewusst ist und versucht, mit Registrierung und Nutzung der Domain Internetnutzer irrezuführen und das Geschäft der Beschwerdeführerin zu schädigen. Unter diesen Gesichtspunkten sah Stone auch die Bösgläubigkeit des Gegners belegt und entschied auf Transfer der Domain diamondisforever.com.au.

Diese Entscheidung liefert auf den ersten Blick nichts besonderes. Jedoch zieht Stone an einer Stelle eine ältere UDRP-Entscheidung heran, bei der sich der Entscheider mit einer gerade registrierten Marke auf Seiten des Beschwerdegegners auseinandersetzen musste. In diesem Fall zeigte sich aus den Gesamtumständen, dass die Marke nicht für eine legale Nutzung beantragt worden war, weshalb das Panel ein fehlendes legitimes Interesse seitens des Gegners feststellte. Diese Feststellung in einem UDRP-Verfahren übernahm Stone auch für das Verfahren unter der auDRP im Streit um diamondisforever.com.au. Er verwies in einer Anmerkung darauf, dass beide Streitbeilegungsordnungen im Kern gleich sind und er deshalb diese unter der UDRP allenthalben anerkannte Bewertung auch für die auDRP übernehmen könne.

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