BGH

erhöhtes Kostenrisiko durch Patentanwalt

Der Bundesgerichtshof hatte Gelegenheit, sich mit der Frage zu beschäftigen, wann die Kosten eines Patentanwalts neben jenen eines Rechtsanwalts zu erstatten sind (Urteil vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09). Die Entscheidung ist für Inhaber kennzeichenrechtlich problematischer Domain-Namen unerfreulich.

Die Klägerin ist Inhaberin einer Wortmarke, die unter anderem Schutz für Schmuckwaren genießt. Die Beklagte bot im November 2007 auf der Internethandelsplattform eBay unter Verwendung der Marke Ohrstecker an. Die Klägerin nahm dies zum Anlass, die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Markenrechte anwaltlich abzumahnen; die Abmahnung war sowohl von einer Rechtsanwältin als auch von einem Patentanwalt unterzeichnet. Die Beklagte gab daraufhin zwar eine Unterwerfungserklärung ab, zahlte jedoch weder die aufgrund der Abmahnung entstandenen Rechtsanwalts- noch die Patentanwaltskosten. Die Klägerin erhob daraufhin Klage vor dem Landgericht Frankfurt am Main und verlangte Zahlung der Abmahnkosten von insgesamt EUR 4.161,- nebst Zinsen. Die Rechtsanwaltskosten sprach das Landgericht der Klägerin zu; hinsichtlich der Patentanwaltskosten wies es die Klage mit der Begründung ab, dass die Vorschrift des § 140 Abs. III MarkenG auf die vorgerichtlichen Abmahnkosten nicht anwendbar sei; besondere Gründe, die im vorliegenden Fall die Hinzuziehung eines Patentanwalts neben der Beauftragung einer Rechtsanwältin hätten rechtfertigen können, habe die Klägerin nicht dargetan. Die Klägerin zog hiergegen in Berufung vor das OLG Frankfurt, blieb dort jedoch aus den selben Gründen wie vor dem Landgericht ebenfalls ohne Erfolg. Allerdings ließ das OLG zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Revision zu, so dass der Bundesgerichtshof letztinstanzlich zu urteilen hatte.

Der Bundesgerichtshof legt in seiner Entscheidung dar, dass ein Anspruch auf Erstattung der vorgerichtlichen Patentanwaltskosten im Streitfall allein unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 S. 1, 670 BGB) oder als Schadensersatzanspruch (§ 14 Abs. VI S. 1 MarkenG) begründet sein kann. Voraussetzung hierfür müsste jedoch sein, dass diese Kosten erforderlich waren, was die Klägerin darzulegen und zu beweisen hätte. Soweit sich aus § 140 Abs. III MarkenG der Grundsatz ergibt, dass die Kosten eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten sind und damit nicht zu prüfen ist, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. I S. 1 ZPO notwendig war, gilt dies nicht für die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts. Die Vorschrift gibt daher lediglich einen prozessualen und keinen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch. Die Klägerin hätte daher darlegen müssen, dass der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die – wie zum Beispiel Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Da sie dem jedoch nicht nachgekommen war, blieb die Klägerin auch vor dem Bundesgerichtshof ohne Erfolg; die Revision wurde zurückgewiesen.

Domain-Inhaber, die mit dem Markenrecht in Konflikt geraten, können angesichts dieser Entscheidung nur auf den ersten Blick aufatmen. Erfolgt eine vorgerichtliche und begründete Abmahnung, an der ein Patentanwalt mit beteiligt war, müssen dessen Kosten – die die Abmahnkosten damit praktisch verdoppeln – zwar nur erstattet werden, wenn nachgewiesen wird, dass dies erforderlich war; diese Hürde legt der BGH allerdings nicht allzu hoch an, da eine Recherche zum Registerstand bereits ausreicht. Im gerichtlichen Verfahren fällt dieser Einwand ohnehin weg; dann sind die Kosten auch ohne Prüfung der Erforderlichkeit zu erstatten. Da Domain-Streitigkeiten häufig mit Gegenstandswerten von über EUR 50.000,- verbunden und damit auch die Anwaltskosten entsprechend hoch sind, droht hier also ein erhebliches zusätzliches Kostenrisiko, dessen man sich stets bewusst sein sollte.

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