Die deutsche Normani GmbH sah ihre diversen »NORMANI«-Marken durch die Domain normani.com verletzt und startete deshalb ein UDRP-Verfahren vor der WIPO. Der Domain-Inhaber seinerseits erhob in einem eigenen Zivilrechtsverfahren Feststellungsklage wegen Reverse Domain Name Hijacking gegen die Beschwerdeführerin.
Die 2016 gegründete Normani GmbH, Anbieter von Kleidung und Accessoires, sieht die von ihrem CEO exklusiv an sie lizensierten Markenrechte durch die Domain normani.com verletzt. Der Markeninhaber hatte als Einzelkaufmann bereits 2004 eine Marke »NORMANI« registriert, und dann in der Folge zwei graphische WortMarken in 2012 und 2013. Eine weitere deutsche Marke hält seit 2017 die Unternehmenstochter Normani Logistik GmbH. Der Gegner Stanley Pace registrierte die Domain normani.com im August des Jahres 2013. Er hielt die Domain geparkt. Laut Beschwerdeführerin zeigte sie zunächst an, man könne sie für US$ 888,– kaufen, dann, die Domain stehe nicht zum Verkauf, der Inhaber würde aber Angebote erwägen. Später zeigte die Domain eine Seite mit Pay-per-Click Links, und zum Zeitpunkt des Verfahrens eine Werbeseite für Finanzdienstleistungen. Der Gegner nahm zur Sache nicht Stellung, teilte der WIPO aber mit, dass er seinerseits eine Feststellungsklage nach 28 U.S.C. § 2201 vor den US-Zivilgerichten gegen die Beschwerdeführerin erhoben habe, und fügte seine Klageschrift bei. Danach begehrt er die Feststellung, dass er die Marke »NORMANI« der deutschen Unternehmen Normani GmbH und Normani Logistik GmbH nicht verletzt, und die beklagten deutschen Unternehmen Normani GmbH und Normani Logistik GmbH Reverse Domain Name Hijacking betreiben. Er sei Domain-Investor, der Domains üblicherweise verpachte, aber nicht verkaufe. Die Domain normani.com habe er nie zum Kauf angeboten. Die Beklagten hätten keine US-Marken, in den USA keine Werbung geschaltet und auch nicht nach USA verkauft. Bei »Normani« handele es sich um einen Nachnamen oder weiblichen Vornamen wie der der Sängerin »Normani Kordei Hamilton«. Er selbst nutze die Domain normani.com ausschließlich gutgläubig, indem er sie geparkt halte; keiner der angezeigten Links verweise oder nutze die Marke der Beklagten. Gegenüber der WIPO erklärte Pace, man solle das UDRP-Verfahren bis zu einer Entscheidung in dem von ihm angestrengten Zivilprozess aussetzen. Als Entscheider wurde der australische Juraprofessor in Beijing (China) Matthew Kennedy eingesetzt.
Kennedy wies die Beschwerde der Normani GmbH letztendlich ab, da diese die Bösgläubigkeit von Pace nicht habe nachweisen können (WIPO Case No. D2020-2353). Doch bevor er sich um die Sachfragen kümmerte, prüfte er, ob ein UDRP-Verfahren in der gegebenen Situation überhaupt statthaft sei. Laut § 18 (a) der Regeln liegt es im Ermessen des UDRP-Panels, ob das Verfahren fortgeführt oder ausgesetzt wird, wenn ein den Verfahrensgegenstand betreffendes Gerichtsverfahren eingeleitet wurde. Der Gegner habe die Zivilklage erhoben, nachdem die UDRP-Beschwerde eingereicht und bevor ein Entscheider berufen wurde. Die Beschwerdeführerin nahm dazu nicht Stellung. Der Streit bewege sich im ordentlichen Rahmen eines UDRP-Verfahrens. Es gäbe zwar Lücken bei den vorgelegten Beweisen, und der Gegner habe sich in der Sache nicht erklärt; doch dies führe nicht dazu, dass dieses Verfahren aus dem Anwendungsbereich der UDRP herausfalle oder eine Entscheidung in der Sache behindere. Und auch wenn sich der Zivilrechtsstreit und das UDRP-Verfahren überlappen, sehe er, Kennedy, nicht, dass ein Aussetzen des Verfahrens angemessen sei. Angesichts der relativen Zweckmässigkeit des UDRP-Verfahrens im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren und der Tatsache, dass das vom Gegner eingeleitete Gerichtsverfahren zusätzliche Fragen umfasse, lehnte es Kennedy ab, das UDRP-Verfahren auszusetzen oder zu beenden.
Also widmete sich Kennedy den Sachfragen und ging diese flott durch: er stellte Identität von Domain und Marke fest, überging die Frage nach einem Recht oder berechtigten Interesse des Gegners an der Nutzung der Domain normani.com und prüfte die Frage der Bösgläubigkeit. Kennedy stellte fest, dass vom Gegner die Domain normani.com 2013, also vor Entstehen der Beschwerdeführerin, aber nach der an sie lizensierten deutschen Marke von 2004, registriert worden war. Allerdings habe die Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen, dass sie die Marke vor der Domain-Registrierung bereits genutzt habe, geschweige denn in den USA. Es lägen auch keine Nachweise vor, wonach die Beschwerdeführerin ihre Domain normani.de vor 2014 genutzt habe. Deren Website sei auf Deutsch gehalten, der Gegner sitze aber in den USA. Die vorliegenden Nachweise gäben keine Grundlage dafür anzunehmen, der Gegner hätte die Marke „NORMANI“ vor Erhebung der UDRP-Beschwerde kennen müssen oder kennen können. Nichts deute auf eine bösgläubige Registrierung der Domain. Es lägen auch keine Nachweise hinsichtlich einer bösgläubigen Nutzung der Domain durch den Gegner vor: Die Domain zum Kauf anzubieten, stelle für sich schon keine bösgläubige Nutzung dar. Dass sie tatsächlich für US$ 888,– angeboten wurde, habe die Beschwerdeführerin nicht belegt. Damit vermochte Kennedy kein bösgläubiges Verhalten des Gegners festzustellen, und wies die Beschwerde ab.
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