Der UDRP-Streit um die beiden Domains lottostore.com und lottoworks.com wandelte sich für die erfolgreiche Lotto Sport Italia zum teuren Pyrrhussieg. Der Gegner gab sich mit dem Ausgang des WIPO-Verfahrens nicht zufrieden, ging zu den US-Zivilgerichten und erwirkte einen Anspruch auf US$ 236.752,50 für seine Anwaltskosten.
Der italienische Sportbekleidungshersteller Lotto Sport Italia S.p.A. hatte ein UDRP-Verfahren gegen den Kanadier David Dent, der in die Glücksspielindustrie involviert ist, gewonnen. Lotto Sport Italia hatte seine Markenrechte durch die Domains lot tostore.com und lottoworks.com verletzt gesehen und das UDRP-Verfahren angestrengt. Die Domains waren jeweils älter als die internationale und die EU-Marke von Lotto Sport Italia. Nichtsdestotrotz war man erfolgreich: die als Entscheiderin eingesetzte irische IT-Rechtsspezialistin mit Sitz in Hong Kong Gabriela Kennedy bestätigte alle drei Voraussetzungen des UDRP-Verfahrens, wies den Antrag auf Reverse Domain Name Hijacking von Dent zurück und entschied auf Übertragung der Domains (WIPO Case No. D2016-2532).
Dagegen wehrte sich Dent mit einem Zivilverfahren vor dem für bei GoDaddy registrierte Domains zuständigen United States District Court District Of Arizona. Vertreten von der Anwaltskanzlei Schmeiser, Olsen & Watts LLP und mit Unterstützung von Domain-Anwalt John Berryhill beantragte Dent mit Schriftsatz vom 03. März 2017 unter anderem die Feststellung, dass die Registrierung, Inhaberschaft und Nutzung der Domains lottostore.com und lottoworks.com durch den Kläger (Dent) rechtens und ordnungsgemäß ist und die Rechte der Beklagten (Lotto Sport Italia) nicht verletzt, und dass die Beklagte die entstandenen Anwaltskosten zu tragen hat. Mit dieser Klage war Dent im Wesentlichen erfolgreich. Zwei der insgesamt fünf Anträge wurde mit Verfügung vom 12. Februar 2018 nicht entsprochen: so wurde ihm kein Schadensersatz wegen Gewinnausfall zugesprochen, und der Antrag auf Feststellung von unerlaubter Einmischung und Betrug auf Seiten der Beklagten nicht bestätigt.
Der District Court von Arizona, nachdem er zuvor bereits über die anderen Anträge des Klägers entschieden hatte, entschied noch über die Anwaltskosten (Verfügung vom 25.01.2021, No. CV-17-00651-PHX-DMF). Anwaltskosten des Gegners werden nur in außergewöhnlichen Fällen der unterlegenen Partei auferlegt. Die Parteien stritten hier nurmehr über die Frage, ob ein außergewöhnlicher Fall und unter dem Gesichtspunkt welcher Präzedenzentscheidung er vorliegt. Dabei wurden Aspekte des Sachverhalts deutlich, die im UDRP-Verfahren nicht thematisiert worden waren. So hatte die nunmehrige Beklagte das UDRP-Verfahren eingeleitet, unmittelbar nachdem der Kläger die beiden Domains lottostore.com und lottoworks.com gekauft hatte. GoDaddy sperrte daraufhin den Zugriff auf die Domains, so dass der Kläger an den von den Vorinhabern vorgenommenen Weiterleitungen nichts ändern konnte. In der Folge wies eine Domain auf eine Pay-per-Click Seite, die Links zu Websites mit Produkten der Beklagten anzeigte. Die andere Domain war ohne Inhalte, stand aber zum Verkauf. So konnte sich der Kläger nicht gegen den Vorwurf, Cybersquatter zu sein, wehren. Deutlich wurde unter anderem auch, dass der Kläger, der in der Glücksspielindustrie tätig ist, ein Projekt für Glücksspielangebote entwickelte und die Domain-Namen zu dessen Umsetzung gekauft hatte. Das Projekt war aber noch nicht fortgeschritten und wurde deshalb in der UDRP-Entscheidung als nicht ausreichend für ein ordentliches Angebot von Waren und Dienstleistungen angesehen.
Der Kläger sah aufgrund dieser und anderer Punkte für sich einen außergewöhnlichen Markenrechtsfall, der nach dem in Rechtsstreiten nach dem Lanham-Act anwendbaren »Octane Standard« rechtfertigt, dass die Anwaltsgebühren und Kosten von der unterlegenen Partei zu tragen sind, ohne die Last, Bösgläubigkeit oder Fehlverhalten des Gegners im Rechtsstreit nachzuweisen. Das Gericht bestätigte dies und orientierte sich dabei am AirFX-Streit, der sehr ähnlich gelagert war. Es nahm aber auch die Argumente der Beklagten auf, soweit sie die Kostenverteilung betraf, weil nicht alle Anträge des Klägers durchgegangen waren. So stellte sich noch die Frage der Angemessenheit der Anwaltskosten, die der Kläger in Höhe von US$ 243.991,50 geltend machte. Der Lanham-Act erlaube den Zuspruch vernünftiger Anwaltskosten an die überlegene Partei in einem außergewöhnlichen Fall (15 U.S.C § 1117(a)). Die Höhe der unterschiedlich, je nach Bearbeiter, angesetzten Stundensätze erwiesen sich für das Gericht als angemessen. Unter Abzug der Kosten, die für die beiden abgewiesenen Anträge entstanden sind, kam das Gericht auf insgesamt US$ 236.752,50, die die Beklagte dem Kläger für entstandene Anwaltskosten zahlen müsse.
Diese Entscheidung sollte die Sinne von Beschwerdeführern in UDRP-Verfahren schärfen, alle Implikationen eines solchen Markenstreits abzuwägen und sich genau über den potentiellen Gegner zu informieren. Unter – zugegeben seltenen – Umständen kann sich ein UDRP-Verfahren tatsächlich zum Pyrrhussieg wandeln.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.