Der Software-Anbieter WorkForce Software LLC wagte sich daran, die Domain workforce.com im Rahmen eines UDRP-Verfahrens zu erstreiten, nachdem das Unternehmen, welches Inhaberin der Domain war, im Mai 2019 durch EPI Capital übernommen wurde – und scheiterte.
Die US-amerikanische Unternehmung WorkForce Software LLC sah ihre Rechte durch die Domain workforce.com verletzt, die nach einer Übernahme der Human Capital Media weiterbetrieben wird, weshalb sie ein UDRP-Verfahren vor dem National Arbitration Forum (NAF) anstrengte. WorkForce Software ist unter anderem Inhaberin der 2014 eingetragenen US-Marke „WORKFORCE SOFTWARE“ und ähnlicher Marken, die den Begriff »Workforce« nebst einem zweiten Begriff umfassen. Seit Juli 1999 bietet sie unter ihrer Domain workforcesoftware.com ihre Software zur Zeitnahme und dem Managing von Arbeitskräften an. Im Verfahren trug sie vor, dass um den Mai 2019 herum der Mitinhaber der EPI Capital, die auch als »Tanda« bekannt ist, die Chicago-basierte Human Capital Media, Herausgeberin der Business-to-Business-Printpublikation »Workforce«, gekauft, und damit auch die Domain workforce.com erworben habe. Dieser Kauf sei lange nach Eintragung der eigenen Marke »WORKFORCE SOFTWARE« erfolgt. Unter der Domain workforce.com biete die Gegnerin nun Waren und Dienstleistungen an, die den eigenen entsprechen. Sie nutze somit die Domain, um Kunden der Beschwerdeführerin auf ein Webangebot zu leiten, das sich als die Beschwerdeführerin darstelle, und Waren und Dienstleistungen fälschlich unter ihrer Marke anbiete. Die Gegnerin hielt entgegen, workforce.com entspreche nicht der Marke der Beschwerdeführerin, da es sich bei der Marke »WORKFORCE SOFTWARE« um allgemeine, beschreibende Begriffe handele, die eine Gruppe von Menschen bezeichne, die arbeiten oder zu arbeiten bereit sind. Eine Bedeutung, die darüber hinaus gehe, habe die Beschwerdeführerin nicht herausbilden können. Man habe bereits ein Verfahren zur Löschung der Marke eingeleitet. Was die Nutzung der Domain workforce.com betreffe, so führe man die Publikation der früheren Inhaberin fort. Das sei das Ziel der Unternehmensübernahme gewesen: man wollte das eigene Unternehmen vergrößern und das Angebot erweitern, auch um die Publikation von Multimediainhalten über Personalwesen. Die frühere Human Capital Media habe seit 1994 die Domain workforce.com für ihre Business-to-Business-Printpublikation „Workforce“ bis zum Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte durch Tadan im Jahr 2019 genutzt. Seitdem nutze man ebenfalls die Domain workforce.com für die Online- und die Druckausgabe des Workforce-Magazins, das seit 1922 verlegt werde. Über die Angelegenheit entschied ein Dreier-Panel des NAF unter dem Vorsitz der ungarischen Rechtsanwältin Katalin Szamosi und den Beisitzern Steven M. Levy und Paul M. DeCicco.
Das Dreier-Panel wies die Beschwerde ab, da die Gegnerin unter der Domain workforce.com gutgläubig Waren und Dienstleistungen anbietet (NAF Claim Number: FA2003001888120). Zunächst ging das Panel auf die vorab zu stellende Frage ein, wer denn der wirkliche Gegner im Verfahren sei, da die Beschwerdeführerin anzweifelte, dass die Human Capital Media noch die ordentliche Inhaberin der Domain workforce.com sei. Das Panel meinte allerdings, da diese nach wie vor im WHOIS stehe und nichts auf Betrug, Identitätsdiebstahl oder »Cyberflight« (die Änderung von WHOIS-Daten, um dem Verfahren auszuweichen) hindeute, gehe man davon aus, dass hier der richtige Gegner benannt sei. Weiter stellte das Panel fest, dass die Beschwerdeführerin trotz des Antrags der Gegnerin auf Löschung der Marke der Beschwerdeführerin nachgewiesen habe, dass sie gegenwärtig Inhaberin gültiger Marken ist. Die zukünftige Gültigkeit von Marken liege ausserhalb des Prüfungsbereichs der UDRP. Es läge darüber hinaus auch eine Ähnlichkeit zwischen workforce.com und »WORKFORCE SOFTWARE« vor, da der fehlende Begriff „Software“ und das Anhängen der Endung .com nicht ausreiche, die Ähnlichkeit zu vermeiden; der Kernbegriff »Workforce« der Marke sei in der Domain enthalten. Das erste Element der Prüfung war somit von der Beschwerdeführerin erfüllt. Doch scheiterte sie am 2. Element, der Frage nach einem Recht oder berechtigten Interesse der Gegnerin, die Domain zu nutzen. Dies ergab sich für das Panel aus dem Umstand, dass die Gegnerin die Domain workforce.com weiter für das Workforce-Magazin nutzt, und dies einem gutgläubigen Angebot von Waren und Dienstleistungen im Sinne der UDRP (Absatz 4(c)(i)) entspreche. Da die Beschwerdeführerin so bereits am 2. Element der UDRP scheiterte, weigerte sich das Dreier-Panel, das 3. Element, die Bösgläubigkeit, zu prüfen. Damit entschied das Panel auf Verbleib der Domain workforce.com bei der Gegnerin.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.