Das Unternehmen Rockwell Automation, Inhaberin der Marke »Factorytalk« für ihre Automatisierungssoftware, sieht ihr Markenrecht durch die Domain factorytalk.com verletzt. Da ihr der Preis von US$ 18.000,- für den Ankauf der Domain zu hoch war, versuchte sie über ein UDRP-Verfahren an das gute Stück zu kommen.
Rockwell Automation ist die weltweit größte Unternehmung, die sich der Automatisierung von Industrien widmet. Sie stellt integrierte Softwareanwendungen her und ist Inhaberin zahlreicher »Factorytalk«-Marken, unter anderem seit 2004 auch in China. Sie selbst erklärt, seit 2002 die Marke „Factorytalk“ zu nutzen. Sie sieht ihre Markenrechte durch die Domain factorytalk.com verletzt. Zunächst nahm sie im Oktober 2018 Kontakt zum Domain-Inhaber auf. Die Domain stand seinerzeit bei Sedo für US$ 3.500,– zum Verkauf. Der Domain-Inhaber verlangte allerdings zunächst US$ 25.000,– und später, nachdem er Kenntnis von den Marken hatte, US$ 18.000,– für die Domain. Dieser Preis war Rockwell Automation zu hoch, weshalb man ein UDRP-Verfahren vor dem National Arbitration Forum (NAF) anstiess. Sie trug vor, die Domain factorytalk.com sei mit ihrer Marke identisch. Es widerspreche aller Erfahrung, dass der Inhaber rein zufällig die Domain, die der Marke entspricht, registrierte. Die Domain sei im März 1999 registriert worden, aber zwischen März und Juni 2016 habe ein Inhaberwechsel stattgefunden. Die Domain sei zeitweise geparkt und wies Links zu Mitbewerbern von Rockwell auf. Nutzer konnten so irregeführt werden. Derzeit gäbe es keine Inhalte unter der Domain, aber das entspreche einem in der Rechtsprechung anerkannten, bösgläubigen passiven Halten einer Domain. Der Domain-Inhaber ist in China ansässig und hielt entgegen, die chinesische Marke von Rockwell Automation sei im Februar 2018 ausgelaufen. Mit der Unterstellung, „Factorytalk“ habe in der chinesischen Sprache keine Bedeutung, diskriminiere Rockwell Menschen aus nicht-englischsprechenden Ländern. In China lerne man Englisch ab der dritten Klasse; jeder verstehe die Worte »Factory« und »Talk« sowie die Bedeutung von »Factorytalk«. Die Domain factorytalk.com könne an dem beeindruckenden Geschäftsmonument von Rockwell nicht rütteln. Rockwell teilte in einem Nachtrag mit, dass die Gebühren für die chinesische Marke „Factorytalk“ gezahlt worden seien und die Marke nach wie vor Bestand habe. Zum Entscheider wurde der Jurist David L. Kreider bestimmt.
Kreider ging einen schnellen Weg, die Sache zu Gunsten des Domain-Inhabers zu entscheiden (NAF Claim Number: FA1811001818237): Die Beschwerdeführerin habe von sich aus vorgetragen, dass die Domain bereits 1999 registriert worden sei und sie ihre Marke erstmals 2002 nutzte. Grundsätzlich könne in einem solchen Fall nicht von Bösgläubigkeit auf Seiten des Domain-Inhabers ausgegangen werden. Weiter erklärte die Beschwerdeführerin, dass zwischen März und Juni 2016 ein Inhaberwechsel vorgenommen worden sei. Doch dazu gäbe sie keine näheren Informationen. Der Umstand des Inhaberwechsels könnte von Bedeutung für die Entscheidung sein, aber ohne detaillierten Vortrag seien ihm die Hände gebunden. Ihm sei nicht ersichtlich, wie die Beschwerdeführerin zu dem Schluss komme, dass ein Inhaberwechsel stattgefunden habe, noch habe sie relevante Umstände im Zusammenhang mit dem angeblichen Inhaberwechsel der Domain vorgetragen. Diese Lücke sei für die Beschwerdeführerin fatal.
Nach dieser Vorbemerkung trat Kreider in die Prüfung der drei Elemente der UDRP ein. Er stellte die Identität von Domain und Marke fest, und dass der Gegner mit der Pay-Per-Click-Website mit Links zu Wettbewerbern der Beschwerdeführerin kein ordentliches Geschäft führe, also kein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain habe, und dass das Verkaufsangebot auch nicht für ihn spreche. Doch bei der Frage der Bösgläubigkeit verwies Kreider darauf, dass die Domain lediglich aus zwei einfachen Begriffen zusammengesetzt ist und nicht nachgewiesen sei, dass die Domain ausschließlich mit der Marke der Beschwerdeführerin im Sinn registriert wurde. Die Domain wurde vor Eintragung der Marke registriert. Aus diesem Grunde könne man von Bösgläubigkeit bei Registrierung der Domain nicht ausgehen, womit das dritte Element der UDRP nicht erfüllt werde. Kreider entschied somit auf Verbleib der Domain in den Händen des Domain-Inhabers.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.