Die italienische Kreuzschifffahrtsgesellschaft Costa sah ihre Markenrechte durch die Domain costa.com verletzt. Nachdem der Domain-Inhaber US$ 1 Mio. für die Domain verlangte, startete die Gesellschaft ein UDRP-Verfahren und lernte dabei, dass man sich vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand befindet.
Die Costa Croceriere S.P.A., eine Kreuzschifffahrtsgesellschaft aus Italien, sah ihre Markenrechte durch die Domain costa.com verletzt. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 1948 auf dem Kreuzschifffahrtsmarkt aktiv und weltweit unter dem Namen des Gründers »Costa« bekannt. Sie ist Inhaberin zahlreicher Marken, die den Begriff „Costa“ enthalten und bis in das Jahr 1989 zurückreichen; seit 2014 ist sie auch Inhaberin einer EU-Marke »COSTA«. Zudem ist sie Inhaberin der Domain costa.it. 1997 wurde das Unternehmen von der US-amerikanischen Kreuzschifffahrtsgruppe Carnival Corporation & PLC gekauft. Sie sieht ihre Rechte durch die Domain costa.com verletzt, die nur wenige Monate nach der Übernahme durch Carnival am 24. Oktober 1997 registriert wurde. Der Inhaber der Domain versteckte sich hinter einem Privacy-Service. Er ist Domain-Investor und bot unter der Domain Pay-per-Click-Werbung unter anderem für Kreuzfahrten an, wobei mindestens ein Link zu einem Wettbewerber von Costa führte. Im November 2017 verlangte der Inhaber für seine Domain US$ 1 Mio. Costa strengte daraufhin vor der WIPO ein UDRP-Verfahren mit dem Antrag an, die Domain costa.com auf sie zu übertragen.
Der Domain-Inhaber hielt entgegen, bei »Costa« handele es sich um ein spanisches Wort, das übersetzt »Küste« bedeute. Aus diesem Grund habe er es, wie andere allgemeine Begriffe aus dem Spanischen und Portugiesischen, als Domain und Investition registriert. Als er costa.com 1997 registrierte, war ihm die Beschwerdeführerin nicht bekannt. Er glaube nicht, dass irgendjemand den Begriff »costa« für sich alleine beanspruchen könne, zumal es zahlreiche Parteien gibt, die den Begriff für sich nutzen, wie »Costa del Mar« (Sonnenbrillen) oder »Costa Coffee«. Der Begriff »Costa« ist beim US-Markenamt in über 200 streitige Markenanmeldungen verwickelt. Er sei jetzt 21 Jahre Inhaber der Domain und habe sie nie einem Dritten zum Kauf angeboten. Die Beschwerdeführerin habe, 21 Jahre nach Registrierung der Domain, ihren Anspruch verwirkt und es liege wohl ein Fall von Reverse Domain Name Hijacking (RDNH) vor. Die UDRP-Entscheidung erging in einem Dreier-Panel, besetzt mit Steven A. Maier als Vorsitzendem sowie Anna Carabelli und The Hon Neil Brown Q.C. als Beisitzende.
Das Dreier-Panel wies die Beschwerde ab, verneinte aber auch ein Reverse Domain Name Hijacking der Beschwerdeführerin (WIPO-Case No. D2018-1632). Bei der Frage der Identität von Marke und Domain waren sich die Panelisten einig. Sie betonten, es sei bei diesem Element der UDRP nicht relevant, wann die Marke eingetragen wurde, nur dass eine solche eingetragen ist. Die Meinungen der drei gingen jedoch bei der Frage des Rechts oder eines berechtigten Interesses seitens des Gegners an der Nutzung der Domain auseinander. Während Maier und Carabelli meinten, wegen des Links auf einen Wettbewerber der Beschwerdeführerin auf der Pay-per-Click-Seite unter costa.com nutze der Gegner sie eher, um an der Marke der Beschwerdeführerin zu partizipieren als dass er sie in ihrer Wortbedeutung »Küste« nutze, und dazu sei er nicht berechtigt, zeigte sich Brown anderer Ansicht, die er ausführlich darlegte: Brown geht, zusammengefasst, davon aus (und dabei griff er auf seine eigene Recherche mit archive.org zurück), dass der Gegner die Domain ganz überwiegend im Sinne der Wortbedeutung nutze. Der einzelne Link auf einen Wettbewerber der Beschwerdeführerin, der erst seit kurzer Zeit vorhanden ist, mache die 21jährige, insgesamt allgemeine Nutzung der Domain nicht rechtswidrig.
Bei der Frage nach der bösgläubigen Registrierung und Nutzung zeigte sich das Panel wieder einig: Die Beschwerdeführerin scheitere daran, heißt es in der Entscheidung, die Behauptung, der Gegner habe die Domain bösgläubig registriert, zu untermauern. Sie habe seinerzeit keine reine Marke »Costa« gehalten, sondern »Costa« immer mit einem Zusatz als Marke eingetragen. Außerdem handele es sich einerseits um einen spanischen Begriff, aber auch um einen Begriff, der zu jeder Zeit von vielen für verschiedenste Geschäfte genutzt wurde und wird. Darum gehe das Panel nicht davon aus, dass der Gegner und Internetnutzer, als er die Domain costa.com 1997 registrierte, an die Unternehmung der Beschwerdeführerin dachte. Auch der Umstand, dass die Domain kurz nach der Übernahme durch Carnival erfolgte, stelle keinen überzeugenden Grund zu der Annahme dar, dass Internetnutzer seinerzeit die Domain mit der Beschwerdeführerin in Zusammenhang brachten oder dass der Gegner sie gerade wegen der Unternehmung der Beschwerdeführerin registrierte. Auch der Verkaufspreis von US$ 1 Mio. spreche nicht für eine Bösgläubigkeit des Gegners; vielmehr sei es vernünftig für einen Domain-Investor, den Preis, den er für erzielbar hält, gegenüber Interessenten geltend zu machen. Damit wies das Panel die Beschwerde der Costa Croceriere S.P.A. zurück, und prüfte alsdann die Frage des Reverse Domain Name Hijackings. Hierbei war das Panel gnädig und ging davon aus, dass das angestrengte Verfahren einfach fehlgeleitet war, da die Beschwerdeführerin aufgrund des kreuzfahrtrelevanten Links auf der Pay-per-Click-Seite berechtigte Gründe für ein UDRP-Verfahren sah.
Auch wenn Panelisten untereinander nicht in allem einig sind, können sie doch zum gleichen Ergebnis kommen. Die abweichende Meinung von Brown hinsichtlich des Rechts oder berechtigten Interesses des Gegners an der Nutzung der Domain ist sehr lesenswert. Er nimmt dabei unter anderem auch Bezug auf eine frühere UDRP-Entscheidung (NAF Claim Number: FA1206001449605), bei der Costa del Mar (Sonnenbrillen) gegen den Inhaber von costa.com ebenfalls nicht erfolgreich war. Seinerzeit war die Konstellation etwas anders, weil sich unter der Pay-per-Click-Webseite kein Link zur Konkurrenz der damaligen Beschwerdeführerin befand; die Beschwerdeführerin war aber Inhaberin einer Marke »Costa«. Nichtsdestotrotz konnte Brown auf die Argumentation des damals einigen Dreier-Panels zurückgreifen, dass ebenfalls darauf verwies, dass es sich letztlich um einen allgemeinen spanischen Begriff handele. Ausschlaggebend war für Brown, dass es nicht auf die Nutzung der Domain im Zeitpunkt des UDPR-Verfahrens ankomme, sondern auf den gesamten Zeitraum der Nutzung:
The task of the Panel is to try to assess the substance and the reality of the use being made of the domain name. When that is done it is fair to conclude that until recent years it has been used solely for links pertaining to coastal matters in general and not cruise lines. This use of the domain name must therefore during that time have been legitimate.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.