Ein französisches Unternehmen kam nach Jahren auf die Idee, gegen den Inhaber der Domain virgan.com vorzugehen, weil die Domain mit ihrer in einigen Ländern registrierten Marke identisch ist. Der kalifornische Domain-Investor und Inhaber der Domain nahm die Sache gelassen.
Die Laboratoires Thea aus Frankreich ist Inhaberin gleich mehrerer Marken »VIRGAN« und sieht ihre Rechte durch die Domain virgan.com verletzt. Eine erste französische Wort-Marke »VIRGAN« registrierte Laboratoires Thea bereits 1993. Eine internationale Marke kam 1995 und eine EU-Marke 2012 hinzu. Eine US-Marke beantragte Laboratoires Thea Ende Dezember 2006; der Antrag wurde im Dezember 2007 veröffentlicht und die Marke sodann im März 2008 eingetragen. Im Oktober 2014 wurde die US-Marke wieder gelöscht, da man den Nachweis der Nutzung dieser Marke nicht erbracht hatte. Inhaber der streitigen Domain virgan.com ist die von Dave Lahoti im Januar 2007 gegründete Virtual Point Inc. mit Sitz in Irvine, Kalifornien (USA). Dave Lahoti hatte die Domain im April 2005 registriert und der Unternehmung übertragen, deren Gründer und Geschäftsführer er ist. Im Februar 2017 sandte die Beschwerdeführerin der Domain-Inhaberin einen „cease and desist“-Brief. Daraufhin traten die Parteien in Verhandlung über den Verkauf der Domain virgan.com, konnten sich aber nicht über einen Preis einigen.
Schließlich startete die Laboratoires Thea ein UDRP-Verfahren vor der WIPO. Sie führte aus, sie vertreibe in Frankreich Virgan-Produkte bereits seit 1996. Bei »Virgan« handele es sich um ein erfundenes Wort, das mittlerweile in der Welt als mit Laboratoires Thea in Verbindung stehend bekannt sei. Die Gegnerin nutze die Domain nicht für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen, sondern habe den Domain-Namen am 04. April 2017 online mit einem Preis von US$ 18.000,– zum Verkauf angeboten. Sie und ihr Geschäftsführer seien im Übrigen bereits mehrfach in UDRP-Verfahren verwickelt. Die Gegnerin hielt entgegen, dass sie über 1.000 Sechs-Zeichen-Domains wie virgan.com innehalte und dass Lahoti zwischen Januar und Mai 2005 zusammen mit virgan.com 50 solcher Domains registriert habe. Die Adresse virgan.com sei eine solche Sechs-Zeichen-Domain, die vielfältig eingesetzt werden könne; sie entspreche zudem einem Vornamen und sei dem Begriff »virgin« nahe. Die Beschwerdeführerin habe nicht erklärt, ihre Marke »Virgan« in Kalifornien je genutzt zu haben. Lahoti habe die Marke nicht gekannt, als er die Domain virgan.com registrierte; die Domain befand sich immer in seinen Händen und ging mit Gründung von Virtual Point Inc. auf diese Gesellschaft über. Als Entscheiderin des UDRP-Verfahrens wurde die deutsche Rechtsanwältin Stephanie G. Hartung berufen.
Harting prüfte die Sache und setzte ihren Schwerpunkt auf die Frage der Bösgläubigkeit seitens Dave Lahoti zum Zeitpunkt der Domain-Registrierung. Letztlich wies sie die Beschwerde der Laboratoires Thea zurück (WIPO-Case No. D2018-0039). Die Identität von Marke und Domain stellte Hartung kurzerhand fest. Bei der Frage nach einem Recht oder legitimen Interesse der Gegnerin an der Domain virgan.com hielt sie sich nicht lange auf, da aus ihrer Sicht wesentlich im Streit stand, wann, von wem und warum die Domain registriert wurde. Hier sei die chronologische Abfolge der Ereignisse von Bedeutung, die sich letztlich auf die für das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzung notwendige Bösgläubigkeit bei Registrierung der Domain zuspitze. Aus diesem Grund ging Hartung gleich zur Beantwortung dieser Frage über.
Für alle Beteiligten sei klar, dass Lahoti die Domain registriert habe, um sie mit Gewinn zu verkaufen. Das für sich spreche nicht für die Bösgläubigkeit im Sinne der UDRP. Als Lahoti die Domain virgan.com 2005 registrierte und im Januar 2007 die Beschwerdegegnerin gründete, deren Inhaber er ist, war die Beschwerdeführerin bereits Inhaberin ihrer französischen Marke Virgan und einiger weiterer Marken in anderen Ländern, jedoch nicht in den USA. Die Registrierung von virgan.com fand zu einem Zeitpunkt statt, als die Beschwerdeführerin noch keine US-Marke eingetragen hatte. Die wurde erst im Dezember 2006 beantragt und der Antrag erst im Dezember 2007 veröffentlicht, also beinahe ein Jahr, nachdem die Gegnerin gegründet worden war. Die Beschwerdeführerin habe zudem nie erklärt, ihre Marke in den USA genutzt zu haben; vielmehr wurde die Marke im Oktober 2014 wegen fehlenden Nachweises der Nutzung gelöscht. Die Gegnerin hingegen bot die Domain über 13 Jahre zum Verkauf an, jedoch hat die Beschwerdeführerin sie in der Zeit nie kontaktiert oder ihr ein Verkaufsangebot unterbreitet. Die Beschwerdeführerin tolerierte all die Jahre, dass die Domain von der Gegnerin registriert ist, bis sie schließlich ein Angebot über US$ 1.000,– zum Kauf der Domain unterbreitete, das darauf zielte, die Kosten der Registrierung über die Jahre zu decken. In dem Zusammenhang treffe die Behauptung, die Gegnerin und Lahoti seien vielfach schon in UDRP-Verfahren verwickelt gewesen, zwar zu; allerdings sei jeder – und so auch dieser Fall – für sich zu sehen; außerdem seien mehrere der UDRP-Entscheidungen zu Gunsten der Gegnerin und Lahoti ausgegangen. Letztlich gebe es in der ganzen Angelegenheit keinen Hinweis darauf, dass die Gegnerin mit der Registrierung der Domain auf die Marke der Beschwerdeführerin zielte. Die Beschwerdeführerin habe keinen Nachweis erbracht oder einen Hinweis darauf gegeben, dass sie ihre Marke weltweit nutzt und warum es eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich sei, dass die Gegnerin bei Registrierung der Domain die Beschwerdeführerin im Sinn gehabt habe.
Selbst wenn die Gegnerin eine weltweite Markensuche vorgenommen und die französische Marke der Beschwerdeführerin entdeckt hätte, so änderte das nichts daran, dass »Virgan« ein kurzer, aussprechbarer Begriff ohne eine besondere Bedeutung ist, der zu vielerlei Zwecken genutzt werden könne. Gerade das mache den Begriff als Domain attraktiv. Und obwohl nach allgemeiner Meinung der UDRP-Panels Domain-Investoren, die automatisierte Domain-Registrierungen vornehmen, eine Pflicht hätten, keine Domains zu registrieren, die einer Marke entsprechen, so bedürfe es für eine Feststellung der Bösgläubigkeit im Sinne der UDRP der unfairen Vorteilsnahme oder den Missbrauch der Marke eines Beschwerdeführers. Jedoch habe die Beschwerdeführerin in diesem Falle nichts dergleichen vorgebracht. Nach alldem kam Harting zu dem Ergebnis, dass keine Bösgläubigkeit auf Seiten der Gegnerin vorliege, womit die Voraussetzungen der UDRP nicht erfüllt seien. Folglich wies Harting die Beschewerde zurück.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.