Im UDRP-Verfahren um die Domain iwoman.com musste die Beschwerdeführerin feststellen, dass ihre Markenrechte nicht ausreichen, eine früher ordentlich genutzte Domain vor der WIPO zu erstreiten.
Die US-Amerikanerin Cathleen Trigg-Jones, eine Entrepreneurin mit Kenntnissen in Journalismus, Multimedia Produktion, PR, Marketing, und Erfahrungen als Rednerin und Coach, ist Inhaberin zweier US-Marken »IWOMAN«, die sie im September 2021 registrierte und deren Erstbenutzung sie auf Januar 2019 datiert. Sie sieht ihre Rechte durch die Domain iwoman.com verletzt, weshalb sie, vertreten durch einen Rechtsanwalt, ein UDRP-Verfahren vor der WIPO startete. Unter anderem trägt sie vor, die Domain werde nicht genutzt und es sei nicht ersichtlich, dass sie in Zukunft genutzt werde – ob ordentlich oder bösgläubig. Der Inhaber habe die Domain nur, um sie überteuert zu verkaufen.
Gegner ist Witold Stawarz, der die erstmals 1997 registrierte Domain 2009 kaufte und 2014 darunter ein Blog mit Inhalten zu Schwangerschaften von Frauen veröffentlichte. Er hält entgegen, die Website unter der Domain sei zur Zeit nicht online, weil sie für ein UpDate weiterentwickelt wird. Davon abgesehen handele es sich bei »iwoman« um zwei allgemeine Begriffe, »i woman«; die Domain habe er entsprechend ihrem Wortsinne genutzt. Die Marken der Beschwerdeführerin bestünden bei weitem nicht so lange wie er Inhaber der Domain sei. Außerdem stünden die Marken der Beschwerdeführerin lediglich im USPTO Supplemental Register, was bedeute, dass sie keine Unterscheidungskraft erlangt haben.
Als Entscheider wurde der bulgarische Rechtsanwalt Assen Alexiev eingesetzt, der die Beschwerde schon an der ersten Voraussetzung scheitern ließ und ein Reverse Domain Name Hijacking (RDNH) feststellte (WIPO Case No. D2023-3258). Alexiev ließ das Verfahren bereits bei der Frage von Ähnlichkeit von Domain und Marke scheitern, indem er monierte, dass die Beschwerdeführerin keinen ordentlichen Nachweis erbracht habe, dass sie Inhaberin ordentlicher Marken sei. Das Ergänzungsregister sei eine Auflistung von Nicht-Markenbezeichnungen (z.B. beschreibenden Wörtern), die »geeignet« sind, zu einer Marke zu werden. Im WIPO Overview 3.0 heiße es unter 1.2.2: Von Beschwerdeführern, die sich auf Markeneintragungen berufen, die ausschließlich im Ergänzungsregister des USPTO eingetragen sind, wird erwartet, dass sie eine sekundäre Bedeutung nachweisen. Die Beschwerdeführerin habe in diesem Fall keine entsprechenden Nachweise erbracht. In der Folge könne er nicht bestätigten, dass eine Marke vorliegt, was aber Voraussetzung für das erste Element des Verfahrens ist. Aus diesem Grunde scheitere die Beschwerde schon an diesem Punkt.
Alexiev ließ es sich aber nicht nehmen, auch die beiden weiteren Elemente des UDRP-Verfahrens zu prüfen, an denen die Beschwerde jeweils genauso scheiterte. So sei der Gegner berechtigt, da er die Domain 2014 ordentlich für das Blog über Schwangerschaften von Frauen genutzt habe. Und da er die Domain kaufte noch bevor die Beschwerdeführerin ihre Marken registrierte und sie im geschäftlichen Verkehr nutzte, könne auch keine Bösgläubigkeit Seitens des Gegners angenommen werden.
Da aber in diesem Fall nicht eines der drei Elemente des UDRP-Verfahrens zugunsten der Beschwerdeführerin vorliege, prüfte Alexiev noch, ob ein Reverse Domain Name Hijacking (RDNH) vorliege. Das bestätigte er unter anderem, weil die Beschwerdeführerin sich von einer Rechtsanwaltskanzlei vertreten ließ, die hätte wissen müssen, dass das Verfahren nicht von Erfolg gekrönt sein konnte, aber gleichwohl die Beschwerde einreichte. Folglich habe die Beschwerdeführerin die Beschwerde bösgläubig erhoben. Damit wies Alexiev die Beschwerde ab und bestätigte ein RDNH der Beschwerdeführerin.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.