Der britische Online-Discounter »M and M Limited« mit einem ordentlichen Aufgebot an bereits betagten „M AND M“-Marken konnte sich vor der WIPO nicht gegen den Inhaber der jungen Domain mandm.xyz durchsetzen.
Die »M and M Limited« mit Sitz in Großbritannien sah ihre Markenrechte durch die Domain mandma.xyz verletzt und startete ein UDRP-Verfahren vor der WIPO. Sie trug vor, als Online-Verkäuferin von günstigen Modeartikeln unter dem Namen »M AND M« zu agieren. Diesen Namen nutze sie seit 1987, als sie als »M and M Sports« begann. Nach zwei weiteren Namensänderungen firmiere sie jetzt als »M and M Direct Limited«. Ihre Geschäfte haben im Lauf der Jahre zugelegt, und sie habe europaweit über zwei Millionen aktiver Kunden. Weiter sei sie Inhaberin mehrerer Marken, beginnend mit einer 2007 eingetragenen EU-Marke »M AND M«, und auch einer australischen Marke, die 2012 eingetragen wurde. Sie sei zudem Inhaberin der Domain mandmdirect.com, die sie seit Jahren für ihre Geschäfte nutze. Die Domain mandm.xyz gebe die Marke vollständig wieder. Der Domain-Inhaber sei unter dem Begriff nicht bekannt und sei seinerseits nicht Inhaber einer entsprechenden australischen Marke. Er habe auch nicht die Erlaubnis erhalten, die Marke zu nutzen, und er nutze die Domain mandm.xyz nicht für bona fide offerings of goods and/or services. Die Domain zeige derzeit keine aktive Website; mit dem passiven Halten der Domain verhindere er jedoch, dass die Beschwerdeführerin selbst die Domain registrieren könne. Schließlich habe der Gegner seine Identität hinter einem Privacy-Service versteckt, was für seine Bösgläubigkeit spreche.
Der Gegner ist eine Privatperson in Australien, der die Domain mandm.xyz im Januar 2019 registrierte. Er hielt entgegen, die Domain und die Marken seien sich zwar tatsächlich zum Verwechseln ähnlich. Aber er habe ein berechtigtes Interesse an der Domain mandm.xyz, da er sie nicht-kommerziell nutze: er betreibe unter der Subdomain wx.mandm.xyz einen privaten Server, auf den niemand sonst Zugriff habe. Ihm, als in Australien Lebender, sei der Online-Store der Beschwerdeführerin nicht bekannt gewesen. Aus seiner Sicht handele es sich um ein europäisches Unternehmen ohne lokale Website oder Verkäufe in Australien. Seine eigene Domain war und wird nie mit einer aktiven öffentlichen Website verknüpft, weshalb sie auch nie in Wettbewerb mit den Geschäften der Beschwerdeführerin treten würde. Der von ihm gewählte Domain-Name beziehe sich im Übrigen auf einen Spitznamen, den er trage. Als Entscheider wurde der kanadische Rechtsanwalt Christopher J. Pibus eingesetzt.
Pibus hielt sich mit der Sache nicht lange auf und wies nach einer kurzen Prüfung die Beschwerde der M and M Direct Limited zurück (WIPO Case No. D2019-2032). Für Pibus stand außer Frage, dass die Marken der Beschwerdeführerin und die Domain des Gegners zum Verwechseln ähnlich sind, womit die Beschwerdeführerin zumindest das erste Element eines UDRP-Verfahrens erfüllt hatte. Doch dass es für die Beschwerdeführerin ab diesem Punkt schief lief, zeigte, dass Pibus die Prüfung der Rechte oder eines legitimen Interesses des Gegners an der Domain und die Frage der Bösgläubigkeit zusammenlegte. Für ihn war ausschlaggebend das Argument des Gegners, wonach er weder Kenntnis von dem Geschäft der Beschwerdeführerin noch ihren Marken hatte. Da er in Australien lebt und die Beschwerdeführerin mit Verkäufen im Wert von GBP 1.000,– im gesamten Jahr 2018 über ihre Webpräsenz mandmdirect.com dorthin keine bedeutende Geschäftspräsenz aufweise, machte dies die Aussage des Gegners glaubhaft. Außerdem scheine er die Domain allein für den Betrieb eines privaten Servers zu nutzen, was auch nicht dafür spreche, dass er die Marke der Beschwerdeführerin im Sinn hatte, als er die Domain registrierte. Dementsprechend und im Hinblick auf die begrenzten vorliegenden Informationen in diesem Verfahren, hatte aus Pibus‘ Sicht die Beschwerdeführerin weder nachgewiesen, dass der Gegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain habe, noch dass er die streitige Domain bösgläubig registriert habe. Aus diesem Grunde wies Pibus die Beschwerde zurück, und die Domain verblieb beim Gegner.
Mit dieser Entscheidung zeigt sich zum wiederholten Mal, dass auch ein vermeintlich klarer Fall schief laufen kann. Die Beschwerdeführerin hatte im Hinblick auf ihre Markenrechte alle Trümpfe in der Hand. Jedoch gehört immer etwas mehr dazu, sein Recht durchzusetzen, als eine vermeintliche Markenrechtsverletzung.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.