Der Uhrenhersteller DOXA aus der Schweiz sah seine Markenrechte durch die Domains doxasub.com und doxawatches.com verletzt, und startete ein UDRP-Verfahren vor der World Intellectual Property Organization (WIPO). Dabei ließ das Unternehmen jedoch außer Acht, dass zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin ein exklusiver Vertriebsvertrag besteht.
Beschwerdeführerin ist die Schweizer Montres DOXA SA, die hochwertige Uhren herstellt und international vertreibt. Sie ist Inhaberin zahlreicher registrierter »DOXA«-Marken. Sie sah ihre Marken durch die Domains doxasub.com und doxawatches.com verletzt, deren Inhaber Rick Marei und seine österreichische Unternehmung ifactory.at internet serv GmbH sind. Die 2007 registrierte doxasub.com leitet derzeit nicht zu einer aktiven Website, während die 1999 registrierte doxawatches.com zu einer Website führt, auf der die Produkte der Beschwerdeführerin vermarktet werden. Die Beschwerdegegnerin ist seit 2002 exklusive Vertriebspartnerin der Beschwerdeführerin für den Online-Handel mit DOXA-Uhren im nordamerikanischen Raum und in Österreich. Der zwischen den Parteien bestehende Vertriebsvertrag sieht vor, dass die Beschwerdegegnerin ihren Online-Vertrieb über Domain-Namen vornehmen darf, die die Marke »DOXA« beinhalten. Der Vertrag wurde seit 2009 um jeweils ein weiteres Jahr verlängert, die Beschwerdeführerin kündigte ihn jedoch am Ende Dezember 2018 mit Wirkung zum 31. Juli 2019. Die Parteien konnten sich im Vorfeld zu dem UDRP-Verfahren nicht auf einen geordneten Übergang der künftigen Nutzung der streitigen Domain-Namen einigen. Die Beschwerdeführerin meinte, jedenfalls nach Ablauf des Vertriebsvertrages nach dem 31. Juli 2019 habe die Gegnerin weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse an den Domains, und jede weitere Nutzung erfolge dann bösgläubig. Die Gegnerin drehte die Argumentation um und erklärte, sie habe jedenfalls bis Ende Juli 2019 ein von der Beschwerdeführerin eingeräumtes Nutzungsrecht, und man habe die streitigen Domains weder in böser Absicht registriert noch verwendet. Als Entscheider wurde der Düsseldorfer Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz Dr. Kaya Köklü berufen.
Köklü prüfte die Sache zügig und wies die Beschwerde ab (WIPO-Verfahren Nr. D2019-1280). Er stellte fest, dass die Beschwerdeführerin hinreichend nachgewiesen habe, Inhaberin der Marke »DOXA« zu sein; zudem seien die Domain-Namen und die Marke verwechslungsfähig ähnlich, weshalb die Voraussetzungen des ersten Elements der UDRP gegeben seien. Auf die Frage der Rechte oder berechtigten Interessen der Gegnerin an den streitigen Domain-Namen ging Köklü nicht vertiefend ein. Zumindest bis Ende Juli 2019, solange der Vertrag zwischen den Parteien noch gelte, sei die Gegnerin berechtigte Inhaberin der Domains. Küklü ist der Auffassung, er könne nur eine Beurteilung auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehenden Umstände treffen; die Berücksichtigung möglicher zukünftiger Nutzungen sehe die UDRP seiner Ansicht nach nicht vor. Also wandte er sich der Frage der Bösgläubigkeit zu. Auch hier hing alles an der zum Zeitpunkt der Entscheidung noch wirksamen exklusiven Vertriebsvereinbarung der Parteien: in dieser Vereinbarung sei unter anderem vorgesehen, dass die Beschwerdeführerin die streitigen Domain-Namen für ihre Vertriebsaktivitäten nutzen könne und solle. Unabhängig davon, ob diese Vertriebsvereinbarung wirksam zum Ende Juli 2019 gekündigt sei und die weitere Nutzung der Domain-Namen zwischen den Parteien im Streit stehe, rechtfertige dieser Umstand nicht die Annahme einer zuvor bösgläubigen Registrierung und gegenwärtigen bösgläubigen Nutzung der Domains durch die Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin habe keinerlei Begründung geliefert, weshalb die Registrierung der streitigen Domain-Namen durch die Beschwerdegegnerin trotz der geschlossenen Vertriebsvereinbarung zwischen den Parteien aus ihrer Sicht bösgläubig erfolgt sein soll. Sie erkläre selbst, dass es Teil der Vereinbarung war, dass die Beschwerdegegnerin das Recht hatte, Domain-Namen unter der Marke »DOXA«, unter anderem die streitigen Domains, stellvertretend für sie auf eigenen Namen zu registrieren. Küklü resümiert, Gegenstand der Streitigkeit zwischen den Parteien seien eher vertragsrechtliche Ansprüche, deren Schlichtung nicht von der UDRP erfasst würden. Für die Durchsetzung etwaiger vertraglicher Ansprüche verwies er auf die zuständigen staatlichen Gerichte.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.