Ein brasilianischer Autoteilehändler sieht seine Rechte an der Marke »PITSTOP« durch den Inhaber der Domain pitstop.com verletzt. Knapp 30 Jahre nach Registrierung der Domain ging er mit einer Beschwerde vor die WIPO. Die erteilte ihm eine Abfuhr, aber auch kein Reverse Domain Name Hijacking.
Die brasilianische Distribuidora Automotiva S.A. ist Inhaberin der im Juli 1997 registrierten Domain pitstop.com.br und einiger brasilianischer Marken »PITSTOP«, die 1993 bzw. 1995 beantragt und 2002 bzw. 2004 eingetragen wurden. Sie sieht ihre Rechte durch die Domain pitstop.com verletzt und wandte sich deshalb im Rahmen eines UDRP-Verfahrens an die World Intellectual Property Organization (WIPO). In ihrer Beschwerde trägt sie vor, sie sei seit 1922 (!) eine der führenden Autoteilevertriebsgruppen in Brasilien. Die Domain pitstop.com des Gegners entspreche ihrer Marke, die sie intensiv auf dem brasilianischen Markt nutzt. Der Gegner sei nicht autorisiert, ihre Marke zu nutzen. Die Domain öffne eine Website in portugiesischer Sprache, über die Autoteileangebote Dritter aus Brasilien verlinkt sind. Der Gegner habe die Domain mit der Absicht registriert und nutze sie, um Kunden der Beschwerdeführerin irrezuführen und so wirtschaftliche Vorteile aus deren Marke zu ziehen.
Der Gegner, Jeff T Muzzy, Black Moon Designs aus den USA, ließ sich von Domain-Anwalt John Berryhill vertreten. Berryhill trug umfangreich vor und machte deutlich, dass Muzzy die Domain 1994 als Angestellter für ein Projekt von Microsoft registrierte. Das angestrebte Produkt kam dann aber unter dem Begriff »MSN« auf den Markt. Die Domain behielt Muzzy und nutzte sie für ein von ihm bereitgestelltes Magazin für lokale Rennautoveranstaltungen, zumal er selbst seit 1991 Rennen fuhr. Die Domain sei lange Jahre vor Eintragung der Marken registriert (damals wären die Markenregister auch noch nicht online abrufbar gewesen), und außerdem handele es sich bei »Pitstop« um einen allgemeinen Begriff.
Über die Sache entschied ein Gremium von 3 Fachleuten: Der Schweizer Rechtsanwalt Andrea Mondini als Vorsitzender sowie der brasilianische Rechtsanwalt Wilson Pinheiro Jabur und der US-Anwalt David H. Bernstein als Beisitzende. Sie wiesen die Beschwerde ab (WIPO Case No. D2023-5318). Sie bestätigten die Ähnlichkeit von Domain und Marke. Bei der Frage eines Rechts oder berechtigten Interesses des Gegners erwiesen sich Angaben als hilfreich, wonach die frühesten WHOIS-Daten die Anschrift von Microsoft enthielten. Ab wann der Gegner die Domain für sich nutzte und wofür, sei nicht ganz klar, so das Panel; die letzte Änderung der WHOIS-Eintragung datiert im Jahr 2013. Aber der Umstand, dass der Gegner Pitstop.com Inc. im August 1999 als Washingtoner Unternehmen gegründet hat, reichte dem Panel als stichhaltiger Beweis für die Behauptung, er habe die Domain zwischen 1998 und 2008 für Inhalte über Rennwagen verwendet. Folglich sah das Panel das zweite Element der UDRP als nicht von der Beschwerdeführerin erfüllt an. Die Prüfung der Bösgläubigkeit kürzte das Panel ab: die Erklärung des Gegners, er habe zum Zeitpunkt der Domain-Registrierung von den in Brasilien genutzten Marken nicht gewusst, überzeugte das Panel. Hinzu käme, dass die Marken der Beschwerdeführerin erst viele Jahre nach Registrierung der streitbefangenen Domain eingetragen wurden. Demnach sei der Gegner bei Registrierung der Domain nicht bösgläubig gewesen und das dritte Element der UDRP nicht erfüllt. Die Prüfung einer bösgläubigen Nutzung der Domain führte das Panel nicht durch.
Aber das Panel prüfte von sich aus das Vorliegen eines Reverse Domain Name Hijacking (RDNH) seitens der Beschwerdeführerin. Dafür fand es aber keine Hinweise, da der Gegner zum Zeitpunkt des Beschwerdeantrags seine Inhaberschaft verbarg, womit der Beschwerdeführerin die Möglichkeit genommen war, sich über den Domain-Inhaber und seine berechtigten Interessen zu informieren. Alles in allem wies das Panel die Beschwerde der Beschwerdeführerin ab und die Domain pitstop.com verbleibt damit beim Gegner des UDRP-Verfahrens.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains GmbH.