In einem aktuellen UDRP-Verfahren wegen gleich 25 Domains vor der WIPO scheiterte die Beschwerdeführerin unter anderem, weil sie nicht vorgetragen hatte, dass die Gegnerin in einem Zivilrechtsstreit gegen die einstweilige Verfügung, die ihr die Nutzung ihrer eigenen Marke untersagte, Rechtsmittel eingelegt hatte.
Die Beschwerdeführer
Victor Rackets Ind. Corp. mit Sitz in Taiwan ist Inhaberin zahlreicher Marken »FORZA« und »FZ FORZA«, darunter einer EU-Marke, die im August 1998 für Kleidung und Sportkleidung, Sportschuhe, Sportartenschläger und weiteres (Klasse 25 und 28) eingetragen wurde. Die Sports Group Denmark A/S ist für die Durchführung von anhängigen Gerichts- und anderen Verfahren in Europa Lizenznehmerin der Victor Rackets. Zusammen sehen sie ihre Markenrechte durch die EPC Alternative Sources ltd mit Sitz in Zypern verletzt, die Inhaberin von forzabokszakken.nl, forza-boxing.nl, forzafightgear.nl und 22 weiterer ähnlicher Domains unter der niederländischen Endung .nl ist, die alle auf die Domain forzaworld.com weiterleiten. Die .nl-Domains hat EPC von Februar 2018 bis März 2022 registriert. Zwischen den Parteien laufen mehrere Markenwiderspruchs- und -löschungsverfahren vor europäischen Gerichten, die die gleichlautenden Marken »FORZA« der EPC betreffen. Eine einstweilige Beschwerde von Victor Rackets und Sports Group beim östlichen Landgericht Dänemark führte dazu, dass am 25. Januar 2023 vom dänischen See- und Handelsgericht eine einstweilige Unterlassungsverfügung gegen EPC für Dänemark erteilt wurde. Dagegen legte EPC Berufung beim östlichen Landgericht Dänemark ein. Im UDRP-Verfahren vor der WIPO tragen Victor Rackets und Sports Group als Beschwerdeführer vor, die Gegnerin sei zwar Inhaberin eigener Marken, doch die seien vom zuständigen Gericht für ungültig erklärt worden. Aufgrund dieser Gerichtsentscheidung sei die Nutzung der Domains für den Vertrieb von Sportkleidung und ähnlicher Waren unter der Marke »FORZA« nicht mehr gutgläubig. Die Gegnerin könne kein Recht oder berechtigtes Interesse mehr an den streitbefangenen Domains innehaben. Bei der Registrierung der ersten forza-Domain 2018 kannte oder hätte die Gegnerin zumindest die Marke der Beschwerdeführer kennen müssen, zumal beide Parteien in der selben Branche und auf dem selben Markt tätig sind.
Die Gegnerin
Die Gegnerin hält entgegen, man streite gegenseitig über Marken vor den dänischen Gerichten sowie dem europäischen und dem Markenamt des Vereinigten Königreichs. Die meisten Löschungsklagen wurden ausgesetzt, zwei eigene Löschungsklagen gegen die Beschwerdeführer seien teilweise erfolgreich gewesen, die habe sie (die Gegnerin) aber gleichwohl angefochten. Gegen die einstweilige Unterlassungsverfügung des dänischen See- und Handelsgerichts habe man Berufung eingelegt und die Vollstreckung der Entscheidung sei ausgesetzt. Die Beschwerdeführer hätten von zumindest vier weiteren Entscheidungen nicht berichtet. Die Beschwerdeführer hätten sich mit der Registrierung und Nutzung der Domains mit der gleichlautenden Marke der Gegnerin einverstanden erklärt. Man habe 2014 bis 2015 auf Zypern ein Geschäft für Boxbekleidung gegründet und diese unter der Domain forzacyprus.com vertrieben. Von der Marke der Beschwerdeführer habe man erst im November 2017 erfahren; damals waren sie lediglich im Bereich Badminton aktiv. Gegenüber der WIPO beantragte die Gegnerin die Aussetzung des Verfahrens, bis das östliche Landgericht Dänemark entschieden habe.
Die Entscheidung
Der als Entscheider berufene niederländische Rechtsanwalt Willem J. H. Leppink wies die Beschwerde ab, unter anderem, weil die Gegnerin zeigen konnte, dass sie möglicherweise zur Nutzung der Marke berechtigt ist (WIPO Case No. DNL2023-0017). Zunächst stellten sich Leppink aber formale Fragen: er ließ spätere Einreichungen der Parteien zum Verfahren nicht zu und machte deutlich, dass die von der Gegnerin beantragte Aussetzung des Verfahrens von der UDRP nur im Falle von außergerichtlichen Einigungsverhandlungen vorgesehen ist, nicht für die Klärung eines anderen Streits vor einem anderen Gericht. Dann bestätigte er das erste Element der UDRP, da in allen streitbefangenen Domains die Marke »FORZA« der Beschwerdeführer enthalten ist. Die Frage eines Rechts oder berechtigten Interesses an der Nutzung der Domains und der Bösgläubigkeit auf Seiten der Gegnerin diskutierte er in einem Punkt. Essenziell war für Leppink die Unlauterkeit der Beschwerdeführerin, die in der Beschwerde bestätigte, dass die in der Beschwerde enthaltenen Informationen „nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig“ sind. Indem sie sich aber auf ein Urteil beruft, ohne zu erwähnen, dass ein Rechtsmittel gegen dieses Urteil eingelegt wurde, unterschlage sie eine relevante Tatsache, die sie hätte offenlegen müssen. Und bei Abwägung der Wahrscheinlichkeiten bestehe eine nicht zu vernachlässigende Chance, dass der endgültige Ausgang des Rechtsstreits der Parteien vor den dänischen Gerichten und bei den Amtshandlungen der Markenämter erweisen wird, dass die Gegnerin Rechte oder berechtigte Interessen an den strittigen Domains haben könnte. Unter diesen Umständen scheiterten die Beschwerdeführer am zweiten Element des UDRP-Verfahrens. Die Prüfung der Bösgläubigkeit sei dann nicht mehr notwendig. Damit wies Leppink die Beschwerde ab.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.