auDRP

4 Beteiligte, 3 WIPO-Panelisten und die australische Domain smartmark.com.au

Mehrere australische Unternehmen und Personen lagen im Clinch um die australische Domain smartmark.com.au. Ein aus drei Profis bestehendes Panel schaute sich die Sache umfassend an, war sich in einigem uneins, kam jedoch letztlich zum einheitlichen Ergebnis.

Die Beschwerdeführerin ist die im März 2015 gegründete australische Smartmark Pty Ltd., die ihre Markenrechte durch die Domain smartmark.com.au verletzt sieht. Sie ist Inhaberin der australischen Marke »SMARTMARK«, die im März 2015 beantragt und im Dezember 2015 eingetragen wurde. Sie erklärte, im März 2019 unter der Domain smartmark.com.au ihre Geschäfte aufgenommen zu haben und fügte einen Screenshot ihrer Website vom Februar 2019 bei. Die Domain smartmark.com.au wurde im Juni 2015 registriert, als Inhaber war der Privacy-Service Domain Protector eingetragen. Er teilte der Beschwerdeführerin im März 2019 mit, die Domain sei gelöscht und von einem Dritten neu registriert worden. Da für die Beschwerdeführerin unklar war, wer Inhaber der Domain wurde, strengte sie das UDRP-Verfahren nach den Regeln für .au-Domains (auDRP) gleich gegen drei Parteien bei der WIPO an. Gegner des Verfahrens waren die australische Dash Corp Pty Ltd., der Australier Robert Kaay sowie die Registry Australia Pty Ltd. Registry Australia und Dash Corp transferierten die Domain mehrfach zwischen sich hin und her. Letztlich leitete smartmark.com.au auf unter anderem das Angebot »Smart Trade Mark« der Registry Australia weiter. Die Beschwerdeführerin meint unter anderem, nachdem die Gegner von der eingetragenen Marke der Beschwerdeführerin wussten, ließen sie einen ähnlichen Handelsnamen wie den Namen der Beschwerdeführerin eintragen, in der Hoffnung, das würde ihren Fall gegen die Beschwerdeführerin unterstützen.

Die Gegner hielten entgegen, dass eigentlich die Registry Australia Pty Ltd. allein Gegner sei, da sie Inhaberin der Domain sei. Unter anderem trugen sie vor, die Beschwerdeführerin habe die Domain freigegeben, weil sie offensichtlich keine Verwendung mehr für sie hatte. Man habe die Domain im Rahmen eines »domain name drop process« registriert. Registry Australia biete seit 2018 professionelle Registrierungsdienstleistungen hinsichtlich Geschäftsbezeichnungen, Domain-Namen und Marken an. Sie habe zahlreiche Domain-Namen registriert, die die Begriffe »smart« und »mark« beinhalteten, einschließlich der streitigen Domain smartmark.com.au. Seit Mai 2019 betreibe sie auch ein Angebot unter dem Namen »Smart Trade Mark«. Es liege hier ein Fall von Reverse Domain Name Hijacking vor. In weiteren Einlassungen erklärten die Gegner, die Beschwerdeführerin sei nie Inhaberin der Domain smartmark.com.au gewesen und habe sie nie genutzt. Die Domain genutzt habe die Hudson IP Pty Ltd., und als Inhaber seien die jetzigen Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin eingetragen gewesen. Die Beschwerdeführerin nutze das auDRP-Verfahren, um eine gelöschte Domain zu gewinnen, und nicht um gegen Cybersquatting vorzugehen. Über die Sache entschied ein Dreier-Panel bestehend aus dem australischen Juristen Andrew F. Christie als Vorsitzendem und den beiden Beisitzern, dem australischen Rechtsanwalt John Swinson und dem britisch-australischen Juristen und Mediator Alan L. Limbury.

Die drei Panelisten waren sich nicht in allen Punkten einig, kamen aber letztlich zu dem Ergebnis, die Beschwerde zurückzuweisen, weil die Beschwerdeführerin der Gegnerin nicht nachgewiesen habe, dass sie kein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain habe (WIPO-Case No. DAU2019-0031). Zunächst klärten sie nach der Prüfung historischer WHOIS-Aufzeichnungen, dass tatsächlich die Gibsons Solicitors Pty Ltd. die Domain im Januar 2015 registriert hatte, deren Kontaktperson Stuart Gibson war. Gibson sei der aktuelle Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin. Im Juli 2015 und noch im Februar 2019 war die Hudson IP Pty Ltd. Domain-Inhaberin. Das Panel verständigte sich auch darüber, dass der Umstand, dass sich das Verfahren gegen drei Gegner richte, nicht unangemessen sei und wies den Antrag, die Dash Corp und Robert Kaay aus dem Verfahren zu entlassen, zurück. Aber sie gingen davon aus, dass Registry Australia Pty Ltd. Inhaberin der Domain sei. Weiter war man sich einig, dass Marke und Domain identisch seien. Das Verfahren scheiterte für die Beschwerdeführerin allerdings, auch da waren sich die Panelisten einig, bei der Frage eines Rechts oder berechtigten Interesses der Registry Australia Pty Ltd. an smartmark.com.au. Der Vortrag der Beschwerdeführerin sei konfus und widersprüchlich. Entscheidend sei allerdings, dass die Gegnerin die Domain via »Drop-Catching« registrierte. Das sei kein üblicher »Drop-Catching«-Fall, da die Domain lediglich aus Wörterbuchbegriffen bestehe, die zudem das Geschäft der Gegnerin bezeichneten. Zudem vermochte die Beschwerdeführerin nicht nachzuweisen, dass sie Inhaberin der Domain war, ehe sie von Registry Australia Pty Ltd. registriert wurde. Weiter gäbe es keinen Nachweis für eine erhebliche Nutzung der Domain durch die Beschwerdeführerin. Damit gäbe es keinen vernünftigen Grund für die Annahme, die Gegnerin habe zum Zeitpunkt der Registrierung der Domain um die Beschwerdeführerin und deren (unbekannte) Marke gewusst. So habe die Beschwerdeführerin schon den Anscheinsbeweis nicht erbracht, wonach die Gegnerin kein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain habe.

Die Prüfung hätte an dieser Stelle enden können, jedoch gingen die Panelisten weiter und schauten, auch wegen des Vorwurfs des Reverse Domain Name Hijacking, ob Bösgläubigkeit auf Seiten der Gegnerin vorlag. Hier nun gingen die Meinungen der Panelisten auseinander: Während Christie und Limbury erklärten, es gäbe keinen Grund für die Annahme, es habe bei der Gegnerin Bösgläubigkeit vorgelegen, nahm Swinson diese an, weil die Domain smartmark.com.au auf registry.com.au weiterleite, auf der die Gegnerin Dienstleistungen anbietet, die im Wettbewerb mit den Markendienstleistungen der Beschwerdeführerin stünden. Schließlich gingen auch die Meinungen bei der Frage des Reverse Domain Name Hijacking auseinander. Christie und Limbury erkannten hier den Missbrauch des Verfahrens auf Seiten der Beschwerdeführerin an, insbesondere weil diese behauptet hatte, fünf Jahre lang Inhaberin der Domain gewesen zu sein. Hingegen sah Swinson lediglich, dass die Beschwerde schlecht formuliert gewesen sei, aber das führe hier nicht unbedingt zur Feststellung eines absichtlichen Irreführungsversuchs. Nichtsdestotrotz wiesen die Panelisten die Beschwerde der Smartmark Pty Ltd. zurück.

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