Die fehlende Nutzung seiner Marke »HALLOWIENER« wurde dem Inhaber in einem Rechtsstreit mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zum Verhängnis. Der Europäische Gerichtshof liess sich auch durch die Nutzung eines gleichnamigen Domain-Namens nicht beeindrucken.
Am 10. Februar 2011 wurde zu Gunsten der Rechtsvorgängerin der Klägerin die Unionswortmarke »HALLOWIENER« eingetragen. Am 24. November 2017 stellte die Streithelferin einen Antrag nach Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 auf Erklärung des Verfalls wegen fehlender ernsthafter Benutzung dieser Marke. Die Klägerin legte daraufhin vier Nachweise vor, um die ernsthafte Benutzung zu belegen, bestehend aus einem Werbeprospekt eines deutschen Supermarkts, in dem ein Produkt der angegriffenen Marke abgebildet war, einem Auszug der Website dieser Marke und zwei Rechnungen. Später folgten ein Lizenzvertrag im Hinblick auf eine Marktanalyse und vier undatierte Bilder. Das reichte der Löschungsabteilung am EUIPO nicht aus, die dem Löschungsantrag stattgab. Hiergegen legte die Markeninhaberin Beschwerde ein, die aber abgewiesen wurde. Zunächst erklärte die Beschwerdekammer, für den Nachweis der ernsthaften Benutzung sei der Zeitraum vom 24. November 2012 bis 23. November 2017 zu berücksichtigen. Insoweit führte sie aus, dass ein großer Teil der vorgelegten Nachweise für eine ernsthafte Benutzung nicht dem maßgeblichen Zeitraum zugeordnet werden könne. Die vorgelegten Dokumente belegten relativ geringe Verkaufszahlen, die nicht durch den Nachweis einer intensiven Benutzung ausgeglichen würden. Schließlich stellte die Beschwerdekammer fest, dass die bloße Existenz des Domain-Namens hallowiener.de und eines Facebook-Kontos kein Nachweis für die Benutzung der Marke sei, und kam zu dem Schluss, dass die vorgelegten Dokumente nicht genügten und deren Gesamtbetrachtung es nicht erlaube, die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke im maßgeblichen Zeitraum für die in Rede stehenden Waren nachzuweisen.
Mit Urteil vom 10. November 2021 bestätigte auch der EuGH diese Ansicht, wobei er ebenfalls den Zeitraum 24. November 2012 bis 23. November 2017 in den Mittelpunkt stellte. Für diesen Zeitraum würdigte er die vorgelegten Beweismittel, darunter auch einen Auszug der Website unter der Domain hallowiener.de, in der Entscheidung »Internetauszug« genannt. Hier beanstandete der EuGH, dass der Internetauszug am 03. Februar 2018, also nach dem maßgeblichen Zeitraum, ausgedruckt wurde. Wer an dieser Stelle un-optimale Prozessführung vermutet, darf sich sogleich bestätigt sehen: Selbst wenn der Internetauszug im Rahmen der Beurteilung der ernsthaften Benutzung im maßgeblichen Zeitraum berücksichtigt werden könnte, gehe nach Ansicht des EuGH aus ihm lediglich hervor, dass die Website im Jahr 2018 aufgerufen werden konnte. Dagegen seien ihm weder weitere Informationen zu den betreffenden Waren noch insbesondere Angaben zu deren Preisen oder zur Möglichkeit einer Online-Bestellung entnommen werden. Folglich sei dieses Beweisstück nicht geeignet, die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke während des maßgeblichen Zeitraums zu belegen. Die von der Klägerin vorgelegten Beweisstücke würden auch in der Gesamtschau nicht ausreichen, um zu belegen, dass die angegriffene Marke während des maßgeblichen Zeitraums für die betroffenen Waren ernsthaft benutzt wurde.
Der Einwand der fehlenden Benutzung kann auch in UDRP-Streitigkeiten eine Rolle spielen. So hat etwa der Czech Arbitration Court (CAC) im Streit um medicalexpo.com bereits 2011 entschieden, dass der Domain-Inhaber bösgläubig (bad faith) im Sinne der UDRP handle, weil er die Domain 14 Jahre lang nicht nutzte und den Markeninhaber davon abhalte, die Rechte, die ihm seine Marke gewähre, auch umzusetzen. In einer umstrittenen Entscheidung zu me-enterprise.com hatte das National Arbitration Forum zudem 2012 ebenfalls geurteilt, dass die Nichtbenutzung der Domain die Feststellung der bösgläubigen Registrierung und Benutzung rechtfertigt. Die telstra.org-Entscheidung der WIPO aus dem Jahr 2000 hat dazu sogar einen Indizienkatalog entwickelt. Wie man es auch dreht und wendet: der beste Tipp ist, sowohl eine Domain als auch eine Marke nach Registrierung bzw. Eintragung zu nutzen – oder sie freizugeben, damit sie Dritte in kreativer Weise aktiv nutzen können.
Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.