UDRP

Schweizer Domain blackstoneresources.ch im Investorenstreit

In einem UDRP-Verfahren nach den Regeln für die schweizer Domain-Endung .ch vor der WIPO stritten die Parteien um die Domain blackstoneresources.ch. Der hinzugezogene Experte sah die Schwachstelle bei der Verwechslungsgefahr.

Die Gesuchstellerin Blackstone TM LLC. aus New York (USA) ist eine der weltweit größten Investment- und Immobiliengesellschaften. Sie ist Inhaberin zweier 1994 und 1999 eingetragener schweizer Wortmarken »blackstone«, und sieht diese durch die von der Gegnerin im Juli 2014 registrierte Domain blackstoneresources.ch verletzt. Gegnerin und Inhaberin der Domain ist die Biological AG aus Geroldswil (Schweiz), deren Präsident des Verwaltungsrates zugleich Präsident des Verwaltungsrates der Blackstone Resources AG ist. Letztere ist seit Juli 1995 ins Handelsregister eingetragen und vertreibt Investments in Minen und Schürfrechte. Sie betreibt die Domain blackstoneresources.ch und trägt unter anderem vor, dass zahlreiche in der Schweiz niedergelassene Unternehmen unter dem Namen »Blackstone« registriert sind. Es bestehe somit kein Recht der Gesuchstellerin, den Namen »Blackstone« ausschließlich zu schützen. Ein dem .ch-spezifischen UDRP-Verfahren vorgeschaltetes, telefonisches Schlichtungsgespräch lehnte die Gegnerin ab, so dass der als Entscheider berufene Rechtsanwalt Tobias Zuberbühler gleich in die Prüfung einsteigen konnte.

Zuberbühler wies das Gesuch der Blackstone TM LLC. ab, da keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Gesuchstellerin und der streitigen Domain der Gegnerin besteht (Verfahren Nr. DCH2016-0019). Maßgebend ist nach der UDRP für .ch das schweizer Markenschutzgesetz (MSchG). Zuberbühler stellte fest, dass beide Parteien über eingetragene Kennzeichenrechte verfügen, die Gesuchstellerin über ihre Marken, die Blackstone Resources über ihren Handelsregistereintrag und ein entsprechendes Firmenrecht. Es stellte sich die Frage nach der Verwechslungsgefahr, die von der Kennzeichnungskraft der Kennzeichen und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen abhängt. Die Gesuchstellerin ist im Finanzwesen tätig und bietet Investments. Ihre Marken »Blackstone« setzen sich aus zwei englischen Begriffen zusammen, die einen »schwarzen Stein« beschreiben. Damit lehnt er sich an Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an. Die Kombination »schwarzer Stein« kommt in der Natur häufig vor, weshalb sie nicht besonders kennzeichenkräftig ist. Aufgrund ihrer hohen Bekanntheit in Finanzkreisen sah Zuberbühler die Kennzeichnungskraft nicht gesteigert und ein Verwechslungsgefahr in diesen Kreisen als gering an. Die Gesuchstellerin habe zudem keinen konkreten Fall einer Verwechslung dargelegt. Hingegen sei die Blackstone Resources AG seit 1995 unangefochten im Handelsregister eingetragen, wie sieben weitere Unternehmungen, die den Begriff »Blackstone« nutzen und die größtenteils in der Finanzindustrie tätig sind. Zwar gebe es eine gewisse Gleichartigkeit der Dienstleistungen der Parteien, die sich an Investoren richten. Aber die Gegnerin ist im Vergleich zur global agierenden Gesuchstellerin ein relativ kleines Bergbauunternehmen. Mithin seien die Parteien für den relevanten Verkehrskreis deutlich unterscheidbar. Aufgrund dessen bestehe zwischen der Domain blackstoneresources.ch und den Marken der Gesuchstellerin keine Verwechslungsgefahr und folglich keine klare Markenrechtsverletzung, wie sie die UDRP für die beiden Endungen .ch und .li vorsieht. Eine weitere Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen erübrigte sich, und Rechtsanwalt Tobias Zuberbühler wies das Gesuch der Blackstone TM LLC. auf Übertragung der Domain ab.

Neben zahlreichen anderen ccTLDs wie .es (Spanien), .au (Australien), .ie (Irland) und .nl (Niederlande) bietet auch die SWITCH, die Domain-Verwaltung für .ch und .li, ein alternatives Streitbeilegungsverfahren über die World Intellectual Property Organization (WIPO) an. Das Besondere der UDRP für .ch und .li ist, dass ein Schlichtungsgespräch im Rahmen einer Telefonkonferenz vorgeschaltet ist. Zu diesem kam es in diesem Falle nicht, weil die Gegnerin das Gespräch ablehnte. Die sich anschließende rechtliche Prüfung orientiert sich am schweizer Markenrecht: wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht, gibt der Experte dem Gesuch statt. Hier scheiterte die Gesuchstellerin, wie gesehen, an der Verwechslungsgefahr und dem Umstand, dass eine »klare« Verletzung der Markenrechte vorliegen muss.

Auf das Domain-Recht spezialisierte Anwälte findet man auf Domain-Anwalt.de, einem Projekt der united-domains AG.

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