Eine Frage der Priorität

Nachdem verschiedene UDRP-Gerichte (UDRP = Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) wie die WIPO und das Arbitration Forum (The Forum) vor kurzem in geballt auftretenden Entscheidungen deutlich gemacht haben, dass jüngere Marken keine älteren Domains stürzen, werden wir diesmal einen Querschnitt durch die deutsche Rechtsprechung zeigen.

Die Mutter aller Entscheidungen über die Frage, wer die besseren Rechte hat, eine ältere Domain oder eine jüngere Marke, ist die warez.de-Entscheidung des LG Frankfurt (Urteil vom 26.08.1998, Az.: 26 O 438/98). Der Domain-Inhaber obsiegte in der zweiten Instanz eines einstweiligen Verfügungsverfahrens.

Aus der von der Antragstellerin selbst vorgelegten Auskunft der DENIC eG vom 25.08.1998 (Bl. 126, 127 d.A.) ergibt sich, dass die Domain »warez.de« vom Antragsgegner bereits seit dem 04.08.1997 und schon zuvor seit dem 14.10.1996 von einem Herrn […] genutzt wurde. Des weiteren ergibt sich aus den von der Antragstellerin vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen, dass der Antragsgegner unter dem Domain-Namen »warez.de« bereits im September/Oktober 1997 Waren, nämlich Computerprogramme anbot. Bei der Bezeichnung »warez« handelt es sich mithin um einen im geschäftlichen Verkehr vom Antragsgegner als Namen für seinen Geschäftsbetrieb benutzte Bezeichnung im Sinne des § 5 Abs. 2 Markengesetz. Diese Bezeichnung kommt gegenüber der Marke der Antragstellerin auch der bessere Zeitraum zu, da diese erst im Februar 1998 angemeldet und im April 1998 eingetragen wurde. Den seitens der Antragstellerin geltend gemachten Unterlassungsansprüchen aus § 14 Markengesetz stehen mithin prioritätsältere Ansprüche des Antragsgegners aus §§ 5 Abs. 2, 15 Markengesetz entgegen, so dass die erlassene einstweilige Verfügung aufzuheben war.

Was auf den ersten Blick wie eine Entscheidung zwischen einer Domain und einer Marke aussieht ist tatsächlich eine Entscheidung zwischen zwei markenrechtlich geschützten Kennzeichen. Die Domain ist im Falle warez.de nicht einfach Domain und also Internetadresse, sondern – da als Kennzeichen genutzt – eine markenrechtlich geschützte Geschäftsbezeichnung. Als solche finden auf sie die Normen des Markengesetzes Anwendung. Dazu gehört auch § 6 MarkenG, der die Priorität regelt. Für die Bestimmung des Vorrangs ist gemäß § 6 Abs. 1 MarkenG bei Kollision der Rechte aus einer eingetragenen Marke und der Rechte aus einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG der Zeitrang maßgeblich. § 6 Abs. 1 MarkenG nimmt damit die in § 12 MarkenG geregelte Gleichwertigkeit aller Kennzeichenrechte auf. Als ältere Kennzeichen geht der später angemeldeten und eingetragenen Marke vor.

Dieser Umstand gibt einen Hinweis auf die Beurteilung der Priorität von Domains und die Frage des first comes, first served. Man muss differenzieren. Wird eine Domain wirklich genutzt und entwickelt sie dadurch Kennzeichenqualität, kann man davon ausgehen, dass sie sich gegenüber einer später registrierten Marke durchsetzt.

So war es auch bei der Entscheidung fnet.de des LG München (Urteil vom 04.03.1999, Az.: 17 HK0 18453/98). Das Gericht kam zu dem Ergebnis:

Wer eine ältere Domain besitzt, hat einen Löschungsanspruch gegen eine prioritätsjüngere Marke.

Hintergrund war allerdings, dass die Klägerin

die Domain »fnet.de« für ihren ausschließlich im Internet verbreiteten Wirtschafts- und Börseninformationsdienst

benutzte. Das LG München machte deutlich,

bei unterscheidungskräftigen Internet-Domainnamen (hier: »fnet«) entsteht ein Kennzeichenschutz gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG bereits mit der Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Der so geschützte Internet-Domainname gibt gemäß § 6 Abs. 3 MarkenG gegenüber der zeitlich nach Aufnahme der Zeichenbenutzung eingetragenen Marke ein Recht mit älterem Zeitrang.

Auch das LG Magdeburg hat sich bei seiner Entscheidung (Urteil vom 18.06.1999, Az.: 36 O 11/99) über die Domain foris.de am Rande damit beschäftigt und für gemäß § 12 BGB geschützte Namen erklärt:

Einem prioritätsälteren Namensrecht kann im Streit um einen Domain-Namen ein jüngeres Markenrecht nicht entgegengehalten werden.

Liegt die Domain aber brach und hat der Domain-Inhaber keine klaren Konzepte für die Nutzung der Domain, kann einer später angemeldeten Marke oder einem sonstiges Kennzeichen (Werktitel, Geschäftsbezeichnung) durchaus der Vorzug gegeben werden. Die hier maßgebende Entscheidung ist sicher literaturen.de des LG Düsseldorf vom 06.07.2001 (Az.: 38 0 18/01). Das LG Düsseldorf kam zu dem (fragwürdigen) Ergebnis,

Wer eine Vielzahl von generischen Internet-Domains für sich in der spekulativen Absicht registrieren lässt, sie später als Handelsware gegenüber einem derzeit noch nicht bekannten Interessenten zu verwerten, handelt wettbewerbsmäßig und im Sinne von § 826 BGB sittenwidrig und ist zur Freigabe verpflichtet.
Eine solche Art der Reservierung dürfte jedenfalls dann wettbewerbsrechtlich und auch im Sinne von § 826 BGB sittenwidrig sein, wenn allein die formalrechtliche Stellung dazu benutzt werden soll, Gewinne zu erzielen, deren Höhe nicht mir irgendeiner Leistung des Rechtsinhabers in Zusammenhang steht, sondern allein von der Bedeutung abhängt, die der »Vertragspartner« der Sache beimißt.

Der Domain-Inhaber nutzte die Domain nicht und konnte kein vernünftiges Konzept für die Nutzung der Domain darlegen, was ihm zum Verhängnis wurde. Näheres zu dieser Entscheidung finden sich in einem früheren Artikel.

Aber selbst wenn das LG Düsseldorf hier keine überzeugende Entscheidung abgeliefert hat. So kann man doch davon ausgehen, dass die Gerichte sich sehr stark an der Nutzung einer Domain und der dabei entstehenden »Kennzeichenqualität« orientieren. So hat das OLG Hamm in seiner Entscheidung publi-com.de (Urteil vom 04.02.2003, Az.: 4 W 97/02) erklärt:

Dabei braucht der Senat nicht der Frage nachzugehen, ob das Unterlassungsbegehren der Beklagten zu weitgehend gewesen ist, da ein Unterlassungsanspruch daran scheitert, dass die nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, und 15 Abs. 2 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist. Vor diesem Hintergrund kommt es auch nicht darauf an, ob die Klägerin entgegen ihrem ursprünglichen Vorbringen ihren Domainnamen statt seit dem 27. Dezember 2000 bereits ab Februar 2000 benutzt hat und ob dem Domainnamen allein überhaupt Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG zukommt […], da nur bei einem entsprechenden Kennzeichenschutz ein Vorrang nach § 6 MarkenG gegenüber der Marke der Beklagten möglich wäre.

Die landläufig kursierende Vorstellung, eine ältere Domain geht einem jüngeren Kennzeichnungsrecht (Marke, Werktitel, Geschäftsbezeichnung und Name) vor, ist zumindest mit Vorsicht zu genießen. Die Rechtsprechung sieht die Rechtslage jedenfalls gerne anders – und in vielen Fällen sicher zu Recht. Nur wenn die Domain tatsächlich genutzt wird und nicht einfach zum Verkauf steht, kann man damit rechnen, vor den Gerichten Gnade zu finden. Besser ist es, die Domain kennnzeichenmäßig zu nutzen. Dann hat man die Gewissheit, sich gegen eine jüngere Marke gerichtlich durchsetzen zu können.

Die internationalen Schiedsgerichte gehen bei Ihren Entscheidungen von einer anderen rechtlichen Basis aus, der UDRP. Obwohl die im früheren Artikel dargestellten Entscheidungen ausschließlich kommerziell genutzten Domains den Vorrang vor jüngeren Marken geben, sind die Begründungen der Richter dahin zu verstehen, dass es auf die Art der Nutzung und eine Kennzeichnungskraft der Domains nicht ankommt. Die UDRP will aussschließlich Marken schützen, die vor einer registrierten Domain existierten. Im deutschen Zivilrecht ist das anders. Hier geht gegebenenfalls auch ein jüngeres Kennzeichenrecht einer älteren Domain vor.